The Sunrider Corp. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2005:786
• Court: Court of Justice (European Union)
• Date: 15 December 2005
• Docket Number: C-416/04
• Procedure Type: Recurso de casación - inadmisible
• Celex Number: 62004CC0416

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. F.G. JACOBS

presentadas el 15 de diciembre de 2005 ¹(1)

Asunto C‑416/04 P

The Sunrider Corp.

1. El presente asunto es un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (2) que confirma una decisión de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) por la que se desestima un recurso contra una resolución de la División de Oposición de la OAMI.

2. En dicha resolución se declaró que una marca había sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 43 del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria (3) y que los productos designados por esa marca y por una marca comunitaria solicitada eran similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

I. Legislación comunitaria

3. El artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 dispone, por cuanto aquí interesa:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca [comunitaria]:

[…]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.»

4. El artículo 8, apartado 2, letra a), establece que la «marca anterior» incluye las marcas registradas en un Estado miembro.

5. El artículo 42 del Reglamento nº 40/94 prevé que la notificación de la oposición al registro de una marca comunitaria, sobre la base del artículo 8 del Reglamento, podrá realizarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la solicitud de la marca.

6. El artículo 43 del Reglamento nº 40/94 dispone, por cuanto aquí interesa:

«2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

7. En el presente asunto no se discute que el uso de una marca anterior con el consentimiento del titular constituye un uso por el titular. (4)

8. La regla 22 del Reglamento de la Comisión por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria (5) establece, por cuanto aquí interesa:

«2. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

3. La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, “listas de precios”, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento.»

II. Antecedentes de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia

9. El 1 de abril de 1996, The Sunrider Corporation (en lo sucesivo, «demandante») presentó una solicitud de marca comunitaria a la OAMI. La marca cuyo registro se solicitó era el signo denominativo VITAFRUIT. Los productos para los que se solicitaba el registro incluían «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas». La solicitud de marca se publicó el 5 de enero de 1998.

10. El 1 de abril de 1998, Juan Espadafor Caba (en lo sucesivo, «parte oponente») formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, al registro de la marca. La oposición se basaba en que una marca anterior, el signo denominativo VITAFRUT, ya había sido registrada en España para «bebidas carbónicas, no alcohólicas ni terapéuticas, bebidas refrescantes de todas clases, gaseosas, granulados efervescentes no terapéuticos, jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar (excepto mostos), limonadas, naranjadas, refrescos (excepto horchatas), sodas, agua de seltz, hielo artificial».

11. En apoyo de su oposición, la parte oponente invocó el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

12. En octubre de 1998, la demandante solicitó que la parte oponente aportara la prueba, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, de que la marca anterior había sido objeto, durante los cinco años previos a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, de un uso efectivo en España. La División de Oposición de la OAMI (en lo sucesivo, «División de Oposición») solicitó a la parte oponente que aportara dicha prueba. La parte oponente remitió a la OAMI i) seis etiquetas de botella en las que figuraba la marca anterior y ii) catorce facturas y pedidos, diez de los cuales tenían una fecha anterior al 5 de enero de 1998. De las facturas resultaba evidente que las ventas de los productos designados con la marca anterior habían sido realizadas por Industrias Espadafor, S.A. en lugar de por el titular de la marca (la parte oponente, Juan Espadafor Caba).

13. Mediante resolución de 23 de agosto de 2000, la División de Oposición desestimó la solicitud de marca para los productos denominados «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas». Consideró, en primer lugar, que las pruebas presentadas por la parte oponente demostraban que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 para «jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar, limonadas, naranjadas». En segundo lugar, la División de Oposición consideró que estos productos eran en parte similares y en parte idénticos a los denominados «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas», designados en la solicitud de marca, y que existía un riego de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre los signos controvertidos.

14. El 23 de octubre de 2000, la demandante interpuso recurso contra la decisión de la División de Oposición. Mediante resolución de 8 de abril de 2002, la Sala Primera de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») desestimó el recurso. En esencia, confirmó las apreciaciones contenidas en la resolución de la División de Oposición subrayando, no obstante, que únicamente se había demostrado el uso de la marca anterior para los productos denominados «concentrados de zumo» («juice concentrate»).

15. La demandante interpuso recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

III. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia

16. Ante el Tribunal de Primera Instancia, la demandante invocó dos motivos. En el primero, se alegaba la vulneración del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Dicho motivo se dividía en dos partes, la primera de las cuales se basaba en que la OAMI tuvo en cuenta, como uso efectivo de la marca anterior, el uso realizado por un tercero, sin que hubiera probado el consentimiento del titular de la marca, y la segunda, en que la OAMI interpretó erróneamente el concepto de uso efectivo. El segundo motivo se basaba en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

17. En lo que respecta a la primera parte del primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente:

«19. En virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, debe desestimarse una oposición formulada contra el registro de una marca comunitaria si el titular de la marca anterior de que se trata no presenta la prueba de que ésta ha sido objeto de un uso efectivo por el titular en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Por el contrario, si el titular de la marca comunitaria presenta dicha prueba, la OAMI procederá al examen de los motivos de denegación alegados por la parte oponente.

20. Según el artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, el uso de una marca anterior nacional con el consentimiento del titular se considera hecho por el titular.

21. Con carácter preliminar, es preciso señalar que el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso, –en el caso de autos, la resolución de la División de Oposición– no depende de que la parte que haya interpuesto el recurso invoque un motivo específico, criticando la interpretación o la aplicación de una disposición realizada por la unidad que haya resuelto en primera instancia, o la apreciación de una prueba efectuada por dicha unidad [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, apartado...