Sentenze nº T-629/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 01, 2018

• Resolution Date: March 01, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-629/16

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa - Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa - Impedimento relativo alla registrazione - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, con sede a Oudenaarde (Belgio), rappresentata da J. Løje, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė e A. Söder, in qualità di agenti,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

adidas AG, con sede a Herzogenaurach (Germania), rappresentata da I. Fowler e I. Junkar, solicitors,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016 (procedimento R 597/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la adidas e la Shoe Branding Europe,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e K. Kowalik-Bańczyk (relatore), giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° settembre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° dicembre 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2016,

in seguito all’udienza del 6 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° luglio 2009 la Shoe Branding Europe BVBA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione, identificato dalla ricorrente come «altro marchio», è di seguito riprodotto:

3 Nella domanda di registrazione, il marchio è descritto nei termini seguenti:

Il marchio è un marchio di posizione e consiste in due linee parallele posizionate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa, le linee parallele vanno dal bordo della suola e salgono all’indietro verso il collo del piede della scarpa; la linea tratteggiata indica la posizione del marchio e non ne fa parte

.

4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Calzature».

5 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 107/2010 del 14 giugno 2010.

6 Il 13 settembre 2010 l’adidas AG, interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per i tutti i prodotti designati nella domanda di registrazione.

7 L’opposizione si basava, in particolare, sui seguenti diritti anteriori:

- il marchio figurativo dell’Unione europea, registrato il 26 gennaio 2006 con il numero 3517646, per le «calzature» rientranti nella classe 25, con la seguente descrizione: «Il marchio è composto da tre strisce della stessa grandezza e larghezza, parallele, applicate sulle scarpe; le strisce sono applicate sulla parte superiore della scarpa nella superficie fra i lacci e la suola. Tale marchio (in prosieguo: il «marchio anteriore») è di seguito riprodotto:

- il marchio tedesco del tipo «altro marchio», registrato il 14 dicembre 1999 con il numero 39950559 e regolarmente rinnovato, per le «calzature, comprese calzature per lo sport e per il tempo libero» rientranti nella classe 25, con la seguente descrizione: «Il marchio è composto da tre strisce in contrasto con il colore di base della scarpa. La forma della scarpa serve unicamente per rappresentare il modo in cui è apposto il marchio commerciale, essa non fa parte in quanto tale del marchio commerciale». Tale marchio (in prosieguo: il «marchio tedesco n. 39950559») è di seguito riprodotto:

8 Gli impedimenti invocati a sostegno dell’opposizione erano, in particolare, quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuti, rispettivamente, articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001].

9 Con decisione del 22 maggio 2012 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione.

10 Il 2 luglio 2012 l’interveniente ha presentato all’EUIPO un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

11 Con decisione del 28 novembre 2013 la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso con la motivazione, in particolare, che i marchi in conflitto erano complessivamente diversi e che tale circostanza era sufficiente, da un lato, a escludere, nella percezione del pubblico di riferimento, qualsiasi rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, a rendere improbabile che, nella mente di tale medesimo pubblico di riferimento, si stabilisse un nesso tra i marchi in conflitto e, di conseguenza, si verificasse uno dei pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento (in prosieguo: la «decisione del 28 novembre 2013»).

12 L’interveniente ha quindi contestato tale decisione dinanzi al Tribunale.

13 Con sentenza del 21 maggio 2015, adidas/UAMI - Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa) (T-145/14, non pubblicata, EU:T:2015:303; in prosieguo la «sentenza di annullamento»), il Tribunale ha annullato la decisione del 28 novembre 2013, con la motivazione che la commissione di ricorso aveva, erroneamente, concluso per l’assenza di qualsiasi somiglianza tra i marchi in conflitto e che tale errore di valutazione aveva falsato la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso sull’esistenza, nella mente del pubblico, di un rischio di confusione o, a fortiori, di un rischio di accostamento tra i marchi in conflitto.

14 La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso tale sentenza.

15 Con ordinanza del 17 febbraio 2016, la Shoe Branding Europe/UAMI (C-396/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:95; in prosieguo l’«ordinanza su impugnazione»), la Corte ha respinto tale impugnazione.

16 Traendo le conseguenze dalla sentenza di annullamento e dall’ordinanza su impugnazione, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha riesaminato il ricorso proposto dall’interveniente avverso la decisione della divisione di opposizione.

17 Con decisione dell’8 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha accolto tale ricorso e ha ritenuto fondata l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. In particolare, essa ha considerato che, tenuto conto di una certa somiglianza tra i marchi in conflitto, dell’identità dei prodotti designati da tali marchi e dell’elevata notorietà del marchio anteriore, esisteva il rischio che il pubblico di riferimento stabilisse un nesso tra i marchi in conflitto e che l’uso del marchio richiesto traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, senza che tale uso fosse, nel caso di specie, giustificato da un giusto motivo.

Conclusioni delle parti

18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la commissione di ricorso alle spese.

19 In udienza la ricorrente ha precisato che il secondo capo delle sue conclusioni doveva essere inteso come diretto a chiedere la condanna dell’EUIPO alle spese, richiesta di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale di udienza.

20 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

21 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nonché su un «travisamento dei fatti». Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso è pervenuta, erroneamente, alla conclusione che, nel caso di specie, erano soddisfatte le condizioni di diniego di registrazione di un marchio previste dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

22 Tale motivo si suddivide in tre parti, in quanto la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso vari errori di valutazione per quanto riguarda, in primo luogo, la prova della notorietà del marchio anteriore, in secondo luogo, l’esistenza di un pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo di tale marchio e, in terzo luogo, la mancanza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto.

Considerazioni generali sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

23 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, a seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), la registrazione del marchio depositato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il...