Sentenze nº T-722/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 09, 2020

• Resolution Date: December 09, 2020
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-722/18

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC - Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG - Impedimenti relativi alla registrazione - Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Dichiarazione di nullità parziale - Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente - Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso - Incompetenza dell’autore del rinvio - Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 - Ricorso incidentale

Nella causa T-722/18,

Repsol, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J.-B. Devaureix e J.C. Erdozain López, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da H. O’Neill e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Basic AG Lebensmittelhandel, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da D. Altenburg, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, V. Kreuschitz e G. De Baere, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2019,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2019,

visto il ricorso incidentale dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2019,

visto il controricorso della ricorrente al ricorso incidentale depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO al ricorso incidentale depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019,

viste le risposte alle misure di organizzazione del procedimento depositate presso la cancelleria del Tribunale dall’EUIPO il 4 marzo 2020 e dalla ricorrente il 6 marzo 2020,

in seguito all’udienza del 3 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 gennaio 2007 la Repsol SA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, con rivendicazione dei colori blu, rosso, arancione e bianco:

3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, segnatamente, nelle classi 35 e 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono in particolare, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 35: «Vendita al dettaglio commerciale di tabacco, giornali, batterie, giocattoli»;

- classe 39: «Distribuzione di prodotti alimentari di consumo base, pasticceria e confetteria, gelati, alimenti pronti, tabacco, stampa, pile, giocattoli».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 34/2007, del 16 luglio 2007.

5 Il marchio contestato è stato registrato il 4 maggio 2009 con il numero 5648159.

6 Il 26 settembre 2011 la Basic AG Lebensmittelhandel, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio contestato per i servizi di cui al punto 3 supra.

7 Tale domanda era fondata sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] e sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001).

8 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, nella parte in cui era fondata sul combinato disposto dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, l’interveniente ha fatto valere il marchio dell’Unione europea figurativo anteriore seguente, depositato il 15 gennaio 2004, registrato il 29 aprile 2005, e debitamente rinnovato:

9 Tale marchio anteriore designava prodotti e servizi rientranti nelle classi da 29 a 33, 35, 42 e 43.

10 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, nella parte in cui era fondata sul combinato disposto dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l’interveniente ha invocato le «insegne», ai sensi dell’articolo 5 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge relativa alla tutela dei marchi e altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082, e BGBl. 1995 I, pag. 156), basic e basic AG, che essa utilizzerebbe nella normale prassi commerciale in Germania e in Austria per la prestazione di servizi di «vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di articoli di drogheria, di prodotti biologici e di altri prodotti di consumo corrente, servizi di ristorazione (alimentazione)».

11 Al fine di comprovare i propri diritti su tali insegne, l’interveniente ha allegato alla sua domanda di nullità una serie di elementi di prova, tra cui catture di schermate stampate dal suo sito Internet, sue relazioni annuali relative agli anni dal 2004 al 2006, lettere di un fornitore, una nota di consegna, fatture, statistiche di vendita, una dichiarazione giurata redatta da un membro nella sua divisione marketing, tabelle che specificano i volumi d’affari da essa realizzati, opuscoli di vendita, materiale promozionale e pubblicitario, un diploma di «imprenditore dell’anno 2006» conferito a due suoi dirigenti, articoli di stampa dal 2003 al 2006 e una sentenza del Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I, Germania), del 9 settembre 2006.

12 Nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha altresì citato le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 15 della legge sulla tutela dei marchi e altri segni distintivi, nonché talune decisioni di giudici tedeschi che interpretano dette disposizioni.

13 Il 24 maggio 2012 l’interveniente ha risposto alle osservazioni depositate dalla ricorrente il 29 dicembre 2011 e ha fornito una serie di elementi di prova destinati a dimostrare che il marchio dell’Unione europea figurativo anteriore riprodotto al punto 8 supra era stato oggetto di uso effettivo. Essa ha presentato elementi di prova ulteriori in allegato a osservazioni depositate il 4 marzo 2013.

14 Con decisione dell’8 ottobre 2013, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, e ha dichiarato la nullità parziale del marchio controverso, ossia nella parte in cui questo era registrato per i servizi previsti al punto 3 supra. La divisione di annullamento ha ritenuto che non fosse necessario, di conseguenza, esaminare il motivo di nullità basato sul combinato disposto dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

15 Avverso la decisione della divisione di annullamento, il 2 dicembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

16 Con decisione dell’11 agosto 2015 la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto il ricorso. Essa ha considerato che quest’ultima avesse correttamente applicato il motivo di nullità di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento. A tale proposito, essa ha, segnatamente, constatato che risulterebbe in modo giuridicamente sufficiente dagli elementi di prova forniti dall’interveniente che i segni anteriori basic e basic AG erano stati oggetto di un utilizzo nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale ai sensi di quest’ultima disposizione. Al pari della divisione di annullamento, essa ha ritenuto che non fosse necessario esaminare il motivo di nullità basato sul combinato disposto dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2015...