Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 28 de noviembre de 2019.

• Jurisdiction: European Union
• Celex Number: 62018CC0567
• ECLI: ECLI:EU:C:2019:1031
• Date: 28 November 2019
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 28 novembre 2019 (1)

Causa C-567/18

Coty Germany GmbH

contro

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon EU Sàrl

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare a terzi lo stoccaggio dei prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio – Stoccaggio dei prodotti da parte di un terzo che ignora la violazione del diritto di marchio»

1. Nella sentenza Coty Germany (2), la Corte ha affrontato uno dei problemi sollevati dalle «piattaforme terze per la vendita su Internet dei beni [di lusso]» nel contesto di un sistema di distribuzione selettiva. In quella causa era dirimente la validità del divieto di servirsi di tali piattaforme (o di imprese terze per la vendita su Internet), imposto ai distributori autorizzati di taluni prodotti cosmetici allo scopo di preservare la loro immagine di lusso.

2. La stessa società che era all’origine di quella controversia (la Coty Germany GmbH) ha proposto dinanzi ai giudici tedeschi un’altra domanda riguardante il comportamento delle piattaforme di commercio elettronico, in particolare di una delle più note, Amazon. A suo avviso, alcune imprese del gruppo Amazon hanno violato il diritto del titolare di un marchio dell’Unione di vietare a terzi l’uso del segno (3). La violazione sarebbe stata commessa da dette imprese intervenendo, senza il consenso del titolare, nella vendita di un profumo tutelato dal marchio di cui la Coty Germany è licenziataria.

3. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che deve risolvere in ultima istanza la controversia dopo la sentenza di primo grado e quella di appello, sottopone alla Corte i propri dubbi relativi all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (4), che delimita i diritti del titolare del marchio dell’Unione europea (5).

I. Contesto normativo. Regolamento (UE) 2017/1001 (6)

4. Il regolamento 2017/1001 ha codificato e sostituito il regolamento n. 207/2009, applicabile all’epoca dei fatti. Il giudice del rinvio fa riferimento ad entrambi, sottolineando tuttavia che, data la natura dell’azione proposta, deve applicarsi quello attualmente in vigore. In ogni caso, la disposizione rilevante ai fini del presente procedimento (7) non ha subito modifiche sostanziali dall’un regolamento all’altro.

5. L’articolo 9 («Diritti conferiti dal marchio UE») così dispone:

«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;

(...)

3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:

(...)

b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

(...)».

II. Fatti, procedimento dinanzi ai giudici nazionali e questione pregiudiziale

6. La Coty Germany, che commercializza prodotti cosmetici in Germania, è titolare di una licenza avente ad oggetto il marchio dell’Unione europea «DAVIDOFF» per «profumeria, oli essenziali e cosmetici». In qualità di licenziataria, essa ha la facoltà (conferita dall’impresa titolare del marchio registrato) di esercitare in nome proprio i diritti derivanti da tale marchio.

7. La Amazon Services Europe S.à.r.l. (in prosieguo: la «Amazon Services»), con sede in Lussemburgo, consente ai venditori terzi di pubblicare offerte dei loro prodotti sul sito Internet amazon.de. I contratti di vendita aventi ad oggetto i prodotti in tal modo immessi in commercio sono stipulati tra i venditori terzi e gli acquirenti.

8. I venditori possono aderire al programma «Logistica di Amazon» (8), il quale prevede tanto lo stoccaggio dei prodotti presso centri logistici di imprese del gruppo Amazon quanto la spedizione dei prodotti agli acquirenti e altri servizi complementari.

9. L’8 maggio 2014 un «mystery shopper» della Coty Germany ordinava sul sito Internet amazon.de un profumo «Davidoff Hot Water EdT 60 ml», offerto dalla sig.ra OE (in prosieguo: la «venditrice») con l’indicazione «Versand durch Amazon» («Logistica di Amazon»), in quanto la venditrice aveva aderito a detto programma.

10. La Amazon Services aveva incaricato la Amazon FC Graben GmbH (in prosieguo: la «Amazon FC»), impresa del medesimo gruppo che gestisce un deposito di merci, con sede a Graben (Germania), di immagazzinare i prodotti della venditrice.

11. Dopo essere venuta a conoscenza della vendita di tali prodotti, la Coty Germany intimava alla venditrice di cessarne l’offerta, affermando che il diritto di marchio del profumo non si era esaurito. La venditrice rispondeva rilasciando una dichiarazione di astensione, corredata di clausola penale in caso di inadempimento.

12. Con lettera del 2 giugno 2014 la Coty Germany intimava alla Amazon Services di consegnare tutti i profumi «Davidoff Hot Water EdT 60 ml» della venditrice. La Amazon Services le faceva pervenire un pacco con trenta esemplari di tale profumo. Poiché un’altra impresa del gruppo Amazon aveva comunicato che undici dei trenta esemplari provenivano dalle scorte di magazzino di un altro venditore, la Coty Germany chiedeva alla Amazon Services di fornirle il nome e l’indirizzo di tale altro venditore e aggiungeva che in relazione a ventinove profumi su trenta il diritto non si era esaurito. La Amazon Services la informava che non sarebbe più stato possibile risalire all’impresa dai cui depositi provenivano gli undici esemplari citati.

13. La Coty Germany, ritenendo che il comportamento della Amazon Services e della Amazon FC violasse il suo diritto di marchio, proponeva un’azione per ottenere la condanna di entrambe ad astenersi dall’effettuare lo stoccaggio o la spedizione di profumi a marchio «Davidoff Hot Water» ai fini della loro immissione in commercio (eventualmente da parte di terzi) in Germania.

14. L’azione inibitoria riguardava i prodotti non commercializzati dal titolare del marchio o da terzi con il suo consenso, nel territorio nazionale nonché in qualsiasi altro Stato membro dell’Unione o parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (9). Tale azione era accompagnata da una domanda risarcitoria (il risarcimento richiesto ammontava a EUR 1 973,90, più gli interessi del 5% a decorrere dal 24 ottobre 2014).

15. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello (10) respingevano le domande della Coty Germany. Il giudice di appello sosteneva, in particolare, quanto segue:

– La Amazon FC non aveva utilizzato il marchio controverso né aveva effettuato lo stoccaggio dei profumi allo scopo di offrirli o di immetterli in commercio, bensì li aveva semplicemente immagazzinati per conto della venditrice. Di conseguenza, non si poteva considerare che avesse commesso una violazione né imporle alcuna astensione rispetto ai profumi di cui trattasi. Poiché non risulta che essa sapesse che i diritti di marchio sul prodotto non erano esauriti, non le si poteva imputare alcuna responsabilità in quanto coautrice o complice della violazione di tali diritti.

– La Amazon Services non aveva effettuato lo stoccaggio dei prodotti della venditrice né spedito i prodotti controversi agli acquirenti, cosicché se ne doveva escludere a maggior ragione la responsabilità.

16. Adito con ricorso per cassazione («Revision») avverso detta sentenza, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) rileva che, avendo la Coty Germany proposto un’azione inibitoria, che presuppone un rischio di reiterazione, il ricorso è fondato solo se gli atti delle resistenti possono configurare una violazione sia al momento della loro realizzazione sia al momento della decisione sul ricorso per cassazione.

17. Orbene, il giudice del rinvio domanda se, alla luce dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001, una persona che immagazzina prodotti lesivi dei diritti di un marchio, senza avere conoscenza della violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche la persona stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti.

18. Ad avviso del giudice del rinvio, si deve rispondere a tale questione in senso negativo, per i seguenti motivi:

– Secondo la sua giurisprudenza in materia di brevetti, la semplice conservazione o il semplice trasporto di merce lesiva di un brevetto da parte di un depositario, trasportatore o spedizioniere non avvengono, di regola, ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio (11).

– Non è legittimo aggirare i limiti della responsabilità di chi effettua lo stoccaggio, ai sensi dell’articolo 9 della legge nazionale sui brevetti, tramite l’attribuzione al detentore diretto dell’intento del detentore indiretto.

– Tale considerazione è trasferibile al diritto dei marchi. Si dilaterebbero eccessivamente i limiti della responsabilità del detentore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 qualora, per la mera detenzione della merce lesiva, si considerasse responsabile il depositario che non abbia conoscenza della violazione.

19. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 9,...