Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 5 mai 2022.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2022:366
• Date: 05 May 2022
• Celex Number: 62021CC0256
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 5 maggio 2022(1)

Causa C‑256/21

KP

contro

TV,

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea (APFELZÜGE) – Contenzioso davanti al giudice nazionale – Competenza dei tribunali dei marchi – Azione di contraffazione – Domanda riconvenzionale – Rinuncia all’azione di contraffazione»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), verte sull’interpretazione degli articoli 124, lettere a) e d), e 128 del regolamento 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (2).

2. Essa è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede KP opporsi a TV ed al Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (comune di Bodman-Ludwigshafen), in merito ad un’azione per contraffazione di un marchio denominativo dell’Unione europea e ad una domanda riconvenzionale di nullità di tale marchio.

3. Il giudice del rinvio, in sostanza, chiede alla Corte di stabilire se la competenza del tribunale dei marchi UE sulla domanda riconvenzionale di nullità del marchio persista nel caso in cui il titolare di quest’ultimo abbia rinunciato alla domanda principale di contraffazione.

II. Quadro giuridico

A. Diritto dell’Unione

4. Secondo i considerando 31, 32 e 33 del regolamento 2017/1001:

«(31) Per assicurare la protezione dei marchi UE è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità del marchio UE.

(32) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE abbiano effetto e si estendano all’intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell’ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio UE. (…)

(33) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio UE e di marchi nazionali paralleli. A tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento (UE) n. 1215/2012 [(3)]».

5. L’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che:

«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

6. Conformemente all’articolo 6 di detto regolamento, il marchio UE si acquisisce con la registrazione.

7. L’articolo 59 di tale regolamento, al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue:

«Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:

a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;

(...)».

8. Nell’ambito della Sezione 5 di tale regolamento, rubricata «Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all’Ufficio», l’articolo 63, paragrafo 3, stabilisce quanto segue:

«La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all’articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato».

9. Ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

10. L’articolo 124, lettere a) e d), del regolamento 2017/1001 così recita:

«I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;

(...)

d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all’articolo 128».

11. L’articolo 127, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità».

12. Ai sensi dell’articolo 128 del regolamento 2017/1001:

«1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.

2. Un tribunale dei marchi UE respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall’Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

(…)

4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L’Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all’Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l’Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell’articolo 132, paragrafo 1, fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

(…)

6. Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all’Ufficio. L’Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L’Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

7. Il tribunale dei marchi UE adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio UE e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d’applicazione l’articolo 132, paragrafo 3».

13. Ai sensi dell’articolo 129 di detto regolamento, intitolato «Diritto applicabile»:

«1. I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».

14. L’articolo 132 di tale regolamento così dispone:

«1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un’azione contemplata dall’articolo 124, diversa da un’azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l’Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l’Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio UE sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi UE lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l’Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi UE può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione».

B. Diritto tedesco

15. Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: il «ZPO»), una domanda riconvenzionale può essere proposta dinanzi al giudice investito di un’azione, qualora esista un nesso giuridico tra l’oggetto della domanda riconvenzionale e l’oggetto della domanda principale o i mezzi di difesa presentati contro la domanda principale.

16. L’articolo 261 del ZPO, intitolato «Litispendenza», prevede, al paragrafo 3, punto 2, che la competenza di un giudice adito non è pregiudicata da una modifica delle circostanze che hanno fondato tale competenza.

III. Fatti, procedimento...