HEITEC AG v HEITECH Promotion GmbH and RW.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2022:400
• Date: 19 May 2022
• Docket Number: C-466/20
• Celex Number: 62020CJ0466
• Court: Court of Justice (European Union)

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 19 de mayo de 2022 (*)

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 9 — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículos 54, 110 y 111 — Caducidad por tolerancia — Concepto de “tolerancia” — Interrupción del plazo de caducidad — Requerimiento — Fecha de interrupción del plazo de caducidad en caso de interposición de un recurso judicial — Efectos de la caducidad — Pretensiones de indemnización de daños y perjuicios, de entrega de información y de destrucción de productos»

En el asunto C‑466/20,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 23 de julio de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de septiembre de 2020, en el procedimiento entre

HEITEC AG

y

HEITECH Promotion GmbH,

RW,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y J.‑C. Bonichot y las Sras. L. S. Rossi y O. Spineanu-Matei, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de HEITEC AG, por la Sra. B. Ackermann, Rechtsanwältin;

– en nombre de HEITECH Promotion GmbH y RW, por los Sres. C. Rohnke, T. Winter y C. Augenstein, Rechtsanwälte;

– en nombre de la Comisión Europea, inicialmente por los Sres. T. Scharf y É. Gippini Fournier y por la Sra. J. Samnadda, posteriormente por el Sr. T. Scharf y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de enero de 2022;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y de los artículos 54 y 111 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre HEITEC AG (en lo sucesivo, «Heitec»), por una parte, y HEITECH Promotion GmbH (en lo sucesivo, «Heitech») y RW, por otra, en relación con el uso, por estos últimos, del nombre comercial HEITECH Promotion GmbH y de marcas que contienen el elemento denominativo «heitech».

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2008/95

3 El considerando 12 de la Directiva 2008/95 establecía:

«Es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.»

4 El artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», preveía lo siguiente:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por “marcas anteriores” se entenderá, a efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas [de la Unión Europea],

ii) las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;

b) las marcas [de la Unión] que reivindiquen válidamente la antigüedad […];

c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;

[…]

4. Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado y, en particular:

i) un derecho al nombre,

ii) un derecho a la propia imagen,

iii) un derecho de autor,

iv) un derecho de propiedad industrial;

[…]».

5 El artículo 9 de la citada Directiva, titulado «Prescripción por tolerancia», disponía:

«1. El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en el artículo 4, apartado 4, letra a), o de otro derecho anterior previsto en el artículo 4, apartado 4, letras b) o c).

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.»

6 La Directiva 2008/95, por la que se derogó y sustituyó la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), fue a su vez derogada y sustituida, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos que dieron origen al litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2008/95.

Reglamento n.º 207/2009

7 A tenor del artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Motivos de denegación relativos»:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca [de la Unión], teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas [de la Unión],

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la [Unión];

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

[…]

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación [de la Unión] o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la...