Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2013:563
• Date: 12 September 2013
• Celex Number: 62012CC0409
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C-409/12

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentadas el 12 de septiembre de 2013 ( 1 )

Asunto C‑409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

contra

Pfahnl Backmittel GmbH

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat (Austria)]

«Marcas — Artículo 12, apartado 2, letra a) — Directiva 2008/95/CE — Causas de caducidad — Marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto para el que está registrada — Requisitos objetivos y subjetivos de caducidad — Determinación de los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta al realizar la correspondiente apreciación — Inactividad del titular de la marca — Existencia de designaciones alternativas — Indicación insuficiente de la marca por parte de los intermediarios»

1. Las marcas no se limitan a impregnar nuestro sistema económico y nuestro comportamiento como compradores. Igualmente, de modo sutil pero inequívoco, han dejado su impronta en el lenguaje: ciertas marcas han llegado a caracterizar hasta tal punto la imagen que tenemos de un objeto que se han incorporado a nuestro vocabulario para designarlo. ( 2 )

2. Para su titular, el cambio de significado de la marca no está exento de problemas. De conformidad con el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE ( 3 ) (en lo sucesivo, «Directiva»), podrá ser declarada la caducidad de una marca que se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto para el que esté registrada. El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de avanzar en la aclaración de los requisitos de dicha causa de caducidad. En particular, se plantean las siguientes cuestiones: cuáles son los sectores interesados para los que la marca debe convertirse en la designación del producto, cuándo estamos ante una inactividad relevante y si la existencia de designaciones alternativas y equivalentes del mismo producto es una de las condiciones necesarias para que se pueda declarar la caducidad de la marca. Mientras que el Tribunal de Justicia abordó de manera detallada la temática de la primera de esas cuestiones en el asunto Björnekulla Fruktindustrier ( 4 ) y se pronunció sobre la segunda cuestión por vez primera en el asunto Levi Strauss, ( 5 ) para responder a la tercera cuestión prejudicial deberá ocuparse de una materia que en gran medida es nueva.

3. Tales cuestiones se suscitan en un asunto relativo a la validez de la marca «Kornspitz» que se solventa entre la titular de la marca, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (en lo sucesivo, «Backaldrin»), y su competidora Pfahnl Backmittel GmbH (en lo sucesivo, «Pfahnl»). Si bien la marca se ha convertido, en determinadas circunstancias, en la designación genérica que usan los consumidores para referirse a un determinado tipo de producto de panadería, no ha sucedido así entre los panaderos.

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

4. El artículo 2 de la Directiva ( 6 ) establece qué signos pueden constituir una marca: «Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras –incluidos los nombres de personas–, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

5. En coherencia con lo anterior, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva dispone lo siguiente: «1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar [registradas], podrá declararse la nulidad de: […] b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; […] d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; […]»

6. El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva establece lo siguiente: «2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.»

B. Derecho nacional

7. El artículo 33b, apartado 1, de la Markenschutzgesetz (Ley austriaca de Protección de Marcas; en lo sucesivo, «MSchG»), que adapta el Derecho interno al artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, prevé lo siguiente: «Cualquier persona podrá solicitar la cancelación de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro, se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.»

II. Hechos y procedimiento principal

8. Backaldrin es titular de la marca denominativa austriaca «KORNSPITZ» (no 108725), registrada con prioridad de 13 de diciembre de 1984 en la clase 30 de la Clasificación de Niza ( 7 ) tanto para productos de panadería y productos de pastelería, incluidos los prehorneados, como para materias primas y productos intermedios que sirven para la fabricación de los productos anteriores (por ejemplo harina y piezas de masa sin hornear). El presente procedimiento versa sólo sobre el registro de marcas para productos de panadería elaborados y no sobre su registro para materias primas y productos intermedios.

9. Con la marca «Kornspitz», Backaldrin produce una mezcla en polvo para la elaboración de masa, a base de distintas clases de harina y de grano molido, linaza y sal, que distribuye principalmente a panaderos. Los panaderos añaden a la mezcla agua, leche y levadura, y la amasan y hornean hasta obtener el producto de panadería elaborado, que es vendido bajo la denominación «Kornspitz», con el consentimiento de Backaldrin, tanto por ellos mismos como por los comercios de alimentación a los que se lo suministran.

10. Según indica el órgano jurisdiccional remitente, el producto final elaborado por los panaderos tiene un sabor y una forma típicos. Las partes discrepan sobre el nivel de homogeneidad del mismo. Backaldrin afirma garantizar, a través de la receta, de la formación que imparte y de la concesión de licencias no exclusivas a los panaderos para utilizar la marca, que el producto sea homogéneo, tenga una forma homogénea y no lleve más ingredientes que los mencionados en el punto anterior. Por el contrario, Pfahnl afirma que los panaderos gozan de libertad a la hora de elaborar el producto y que Backaldrin no efectúa ningún control, por lo que, según alega, existe gran variedad en la forma y los ingredientes añadidos del producto final.

11. En Austria, el producto de panadería vendido con la marca «Kornspitz» es muy conocido entre los consumidores finales, y se distribuye muy ampliamente: según su propios datos, Backaldrin suministra su mezcla en polvo para la elaboración de la masa a 1.200 de las 1.500 empresas de panadería austriacas, al igual que a otras muchas en el extranjero.

12. De conformidad con la resolución de primera instancia –rebatida en este extremo por Backaldrin en su recurso de apelación‑, la gran mayoría de los consumidores finales considera que el término «Kornspitz» es la designación de un determinado tipo de producto de panadería, no una indicación de que dicho producto proceda de una empresa determinada. Por el contrario, los competidores y los panaderos saben que se trata de una marca registrada.

13. Según el órgano jurisdiccional remitente, los panaderos a los que Backaldrin suministra la mezcla en polvo para la elaboración de masa no indican de manera habitual a sus clientes que el producto de panadería objeto del litigio se elabora a partir de una mezcla que se adquiere de Backaldrin.

14. Por su parte, Backaldrin lleva a cabo actividades de mercadotecnia y publicidad centradas en su marca. En cuanto a la protección del derecho de marca frente a terceros, el órgano jurisdiccional remitente considera que no se ha acreditado un número relevante de injerencias. De acuerdo con la División de Anulación del Österreichisches Patentamt [Oficina austriaca de Patentes], sólo en cuatro ocasiones Backaldrin no actuó o actuó extemporáneamente contra panaderos que, sin haberlo elaborado a partir de la mezcla en polvo de Backaldrin, vendían un producto bajo la denominación «Kornspitz».

15. Pfahnl afirma que Backaldrin no realiza un seguimiento de los usos abusivos de su marca en el mercado. De acuerdo con Pfahnl, la designación «Kornspitz» se incorporó a la 40a edición del Österreichisches Wörterbuch [diccionario de alemán austriaco puesto al día periódicamente por encargo de la Administración austriaca] y figura en la Wikipedia en una lista de los términos propios del alemán de Austria. Por el contrario, Backaldrin ha argumentado que pone a disposición de los panaderos publicidad, que de manera ocasional llama la atención de éstos sobre la existencia de una marca registrada mediante el signo «®» o mediante el logotipo «Kornspitz» y que ningún diccionario menciona la palabra sin indicar que se trata de una marca. Además, Backaldrin alega que en las zonas urbanas en las que existen grandes empresas de panadería con distintos establecimientos los consumidores son conscientes de que los productos de panadería no se fabrican en el mismo lugar en el que son vendidos.

III. Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

16. ...