DHL Express France SAS v Chronopost SA.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2010:595
• Docket Number: C-235/09
• Celex Number: 62009CC0235
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Date: 07 October 2010

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PEDRO Cruz Villalón

presentadas el 7 de octubre de 2010 (1)

Asunto C‑235/09

DHL Express (France) SAS

contra

Chronopost SA

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]

«Propiedad intelectual – Derecho de marcas – Artículo 98 del Reglamento (CE) nº 40/94 – Alcance territorial de una prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias – Multas coercitivas que acompañan a una prohibición – Aplicación de las multas coercitivas en el territorio de Estados miembros distintos al del tribunal que las adopta»

1. Mediante la presente cuestión prejudicial, la Cour de cassation (tribunal supremo francés) plantea al Tribunal de Justicia cuatro preguntas relativas a la interpretación del artículo 98 del Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la marca comunitaria. (2) Como es sabido, dicho precepto se refiere a la prohibición de continuar con actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria dictada por un tribunal nacional de marcas comunitarias, así como a las medidas para garantizar el cumplimiento de la referida prohibición.

2. Visto desde una perspectiva más general, este asunto pone de manifiesto la dificultad interpretativa que entrañan las disposiciones de competencia judicial contenidas en el Reglamento nº 40/94, especialmente en lo tocante a los efectos jurídicos de las resoluciones que constatan la violación o el intento de violación de una marca comunitaria. En esencia, lo que se pregunta es si un tribunal nacional de marcas comunitarias, al decidir sobre las pretensiones de las partes, adopta decisiones, incluidas las medidas accesorias, con efectos en todo el territorio de la Unión o limitadas a un solo Estado miembro o a varios.

I. Marco jurídico

3. El Reglamento nº 40/94 introdujo un régimen común de marca comunitaria, con el objetivo de conferir un título de propiedad intelectual uniforme en todo el territorio de la Unión. Para garantizar la uniformidad, el Reglamento prevé un título cuyos efectos se aplican en todo el territorio de la Unión, al tiempo que se configura una jurisdicción especializada encomendada a los tribunales de los Estados miembros.

4. En el año 2009 se aprobó el Reglamento (CE) nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, (3) codificando las disposiciones existentes hasta la fecha en la materia. A los efectos del presente procedimiento, y puesto que los hechos relevantes se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento, a lo largo de estas conclusiones me referiré exclusivamente al Reglamento nº 40/94.

5. Los considerandos decimoquinto y decimosexto del Reglamento nº 40/94 son expresivos de la relevancia que se confiere no sólo a la uniformidad del título, sino también a la de los efectos de las resoluciones de los tribunales de marca comunitaria:

«Considerando que es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias; que salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;

Considerando que conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas; que a tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del citado Convenio de Bruselas».

6. En el articulado del Reglamento, su artículo 1, apartado 2, confirma el carácter uniforme de la protección que confiere la marca comunitaria a su titular:

«La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso para el conjunto de la Comunidad.»

7. En caso de que un tribunal de marcas comunitarias declare que se ha producido la violación o un intento de violación de la marca, el artículo 98 del Reglamento nº 40/94 dispone la adopción de una prohibición, así como otras medidas complementarias, en los términos siguientes:

«1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.»

8. Finalmente, la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, (4) prevé expresamente, en su artículo 11, un régimen armonizado para las medidas que podrán acordar los tribunales nacionales que constaten una infracción:

«Mandamientos judiciales

Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.»

II. Los hechos y el procedimiento nacional

9. La sociedad Chronopost es titular de las marcas francesa y comunitaria «WEBSHIPPING» desde el 27 de abril y el 28 de octubre del año 2000, respectivamente. La inscripción abarca varios servicios relacionados con la logística y la transmisión de información, principalmente la recogida y entrega de servicios de correo.

10. Con posterioridad a la mencionada inscripción, DHL International, en cuyos derechos se ha subrogado DHL Express France, hizo uso de los términos «web shipping» y «webshipping» al objeto de designar un servicio de gestión de correo urgente accesible principalmente a través de Internet.

11. Con fecha de 9 de noviembre de 2007, el tribunal de grande instance de París dictó sentencia en el procedimiento instado por Chronopost contra DHL Express France por violación de la marca comunitaria. La citada jurisdicción intervino en condición de tribunal de marcas comunitarias, resolviendo en favor de la demandante al considerar que existió violación de la marca. Asimismo, la jurisdicción ordenó la prohibición de las actividades constitutivas de la infracción y añadió a la misma una multa coercitiva.

12. Interpuesto recurso contra la decisión del tribunal de grande instance, la cour d’appel de París, actuando en condición de tribunal de marca comunitaria de segunda instancia, confirmó la sentencia litigiosa. Sin embargo, el tribunal no aceptó la pretensión de Chronopost de extender la prohibición impuesta a DHL Express France a todo el territorio de la Comunidad. Por tanto, la sentencia de apelación confirmó la limitación de los efectos de la prohibición exclusivamente al territorio francés.

13. DHL Express France interpuso recurso de casación ante la Cour de cassation contra la sentencia de la cour d’appel de París, cuyo resultado fue desestimatorio. Por su parte, Chronopost se adhirió al recurso en el punto concerniente al alcance territorial de la prohibición y de la multa coercitiva.

14. A partir de los argumentos expuestos por Chronopost, la Cour de cassation consideró que la cuestión suscitada requería de la interpretación del Tribunal de Justicia, motivando así el planteamiento de esta cuestión prejudicial.

III. La cuestión prejudicial y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia

15. Con fecha de 29 de junio de 2009 hizo entrada en el registro del Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial, interrogando a esta jurisdicción sobre los siguientes extremos:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 98 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en el sentido de que la prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias tiene efecto de pleno Derecho en el conjunto del territorio de la Comunidad?

2) En caso de respuesta negativa, ¿está facultado el tribunal de marcas comunitarias para extender específicamente esta prohibición al territorio de otros Estados en los que se cometa o se intente cometer la violación?

3) En uno u otro caso, ¿son aplicables las medidas coercitivas que el tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación nacional, ha adoptado para garantizar el respeto de la prohibición que dicta al territorio de los Estados miembros en los que esta prohibición surtirá efecto?

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