Rossa dels Vents Assessoria SL v U Hostels Albergues Juveniles SL.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2015:161
• Date: 10 March 2015
• Celex Number: 62014CO0491
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C-491/14

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 10 de marzo de 2015 ( *1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5, apartado 1 — Concepto de “tercero” — Titular de una marca posterior»

En el asunto C‑491/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid, mediante auto de 26 de marzo de 2014, recibido en el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 2014, en el procedimiento entre

Rosa dels Vents Assessoria, S.L.,

y

U Hostels Albergues Juveniles, S.L.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader y los Sres. E. Jarašiūnas y C.G. Fernlund, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Rosa dels Vents Assessoria, S.L. (en lo sucesivo, «Rosa dels Vents»), y U Hostels Albergues Juveniles, S.L. (en lo sucesivo, «U Hostels»), en relación con la acción ejercitada por Rosa dels Vents, en su condición de titular de marcas, para la prohibición, cesación y remoción del uso por U Hostels de una marca posterior titularidad de esta última.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 4 de la Directiva 2008/95 dispone: «1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior. 2. Por “marcas anteriores” se entenderá, a efectos del apartado 1: a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, [...] [...]»

4 Conforme al artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva: «La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

5 El artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva establece: «El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.»

6 El artículo 8 del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), dispone: «1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”: a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, [...] [...]»

7 El artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento prevé: «La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; [...]».

8 El artículo 53, apartado 1, de dicho Reglamento dispone: «La marca comunitaria se declarará nula, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo; [...]».

9 A tenor del artículo 54, apartado 1, del mismo Reglamento: «El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.»

Derecho español

10 Conforme al artículo 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE no 294, de 8 de diciembre de 2001) (en lo sucesivo, «Ley de Marcas»): «El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. [...]»

Litigio principal y cuestión prejudicial

11 El 20 de marzo de 2013, Rosa dels Vents ejercitó una acción contra U Hostels ante el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid para la prohibición, cesación y remoción del uso por U Hostels de la marca nacional denominativa y figurativa de su titularidad no 3 058 294, que comprende una representación estilizada del signo denominativo «uh». La acción se fundamentaba en el supuesto menoscabo que el uso de esta marca por U Hostels ocasionaba a los derechos conferidos a Rosa dels Vents por dos marcas anteriores titularidad de esta última: las marcas nacionales denominativas y figurativas nos 3 049 232 y 3 049 402.

12 U Hostels presentó contestación en el litigio principal, en la que alegaba que Rosa dels Vents no había ejercitado la acción de nulidad de la mencionada marca nacional no 3 058 294 (en lo sucesivo...