VW and Legea S.r.l. v SW and Others.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2023:357
• Date: 27 April 2023
• Docket Number: C-686/21
• Celex Number: 62021CJ0686
• Court: Court of Justice (European Union)

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 27 de abril de 2023 (*)

«Procedimiento prejudicial — Derecho de marcas — Directiva 89/104/CEE — Directiva (UE) 2015/2436 — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Reglamento (UE) 2017/1001 — Derechos exclusivos del titular de una marca — Marca perteneciente a varias personas — Requisitos de mayoría exigidos entre los cotitulares para la concesión y resolución de una licencia de su marca»

En el asunto C‑686/21,

que tienen por objeto une petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 29 de octubre de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de noviembre de 2021, en los procedimientos entre

VW

y

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

y entre

Legea Srl

y

VW,

SW,

CQ,

ET,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de VW, por el Sr. F. Rampone, avvocato;

– en nombre de Legea Srl, por el Sr. G. Biancamano, avvocato;

– en nombre de SW, CQ y ET, por el Sr. R. Bocchini, avvocato;

– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Messina y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de diciembre de 2022;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), y del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de sendos litigios entre, por un lado, VW y SW, CQ, ET y Legea Srl y, por otro lado, Legea y VW, SW, CQ y ET acerca del uso supuestamente ilícito de las marcas formadas por el signo «Legea».

Marco jurídico

Reglamentos sobre la marca de la Unión Europea

3 El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO 2004, L 70, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 40/94»), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Este último Reglamento fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento 2017/1001.

4 El artículo 5 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Titulares de marcas comunitarias», establecía:

«Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público.»

5 El artículo 9 de dicho Reglamento, titulado «Derecho conferido por la marca comunitaria», establecía en su apartado 1:

«La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estará] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad [Europea] y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»

6 El artículo 16 de dicho Reglamento, titulado «Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional», tenía el siguiente tenor:

«1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere ese apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la [Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)].

3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.»

7 El artículo 21 del mismo Reglamento, titulado «Procedimiento de insolvencia», disponía lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1. El único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca comunitaria será el que haya sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses principales del deudor.

[…]

2. En caso de copropiedad de una marca comunitaria, el apartado 1 se aplicará a la parte del copropietario.»

8 El artículo 22 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Licencia», establecía, en sus apartados 1 y 2:

«1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria...