Case nº T-148/08 of Tribunal General de la Unión Europea, May 12, 2010

• Resolution Date: May 12, 2010
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-148/08

En el asunto T‑148/08,

Beifa Group Co. Ltd, con domicilio social en Ningbo, Zhejiang (China), representada por Sres. R. Davis, Barrister, y N. Cordell, Solicitor,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard‑Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, con domicilio en Heroldsberg (Alemania), representada por los Sres. U. Blumenröder y H. Gauß, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 31 de enero de 2008 (asunto R 1352/2006-3), relativa a un procedimiento de nulidad de un dibujo o modelo comunitario entre Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG y Ningo Beifa Group Co., Ltd,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras (Ponente), Presidente, y los Sres. M. Prek y V.M. Ciucă, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de abril de 2008;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de septiembre de 2008;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de septiembre de 2008;

celebrada la vista el 18 de noviembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

Reglamento (CE) nº 6/2002

1 El Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), en su versión modificada, establece en su artículo 1:

1. El dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento se denominará en lo sucesivo dibujo o modelo comunitario.

2. La protección conferida se extenderá a cualquier dibujo o modelo:

[…]

b) en tanto que, dibujo o modelo comunitario registrado, si se registra conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento.

[…]

2 El artículo 3 del Reglamento nº 6/2002 dispone:

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación;

[…]

3 El artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 dispone:

La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

4 El artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 dispone:

Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.

5 Los artículos 24 y 25 del Reglamento nº 6/2002 prevén:

«Artículo 24

Declaración de nulidad

1. Un dibujo o modelo comunitario registrado podrá declararse nulo previa solicitud presentada en la [OAMI] con arreglo al procedimiento previsto en los títulos VI y VII […]

   Artículo 25

   Causas de nulidad

1. El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes:

   […]

   e) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso;

   […]

3. Las causas previstas en las letras d), e) y f) del apartado 1 podrán ser invocadas únicamente por el solicitante o el titular del derecho anterior.

   […]»

   6 El título IV del Reglamento nº 6/2002 (artículos 35 a 44) se denomina «Solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado». En el artículo 36, apartado 2, de ese Reglamento se establece, en particular, que la solicitud de un dibujo o modelo comunitario «deberá contener además una relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo». Además, en virtud de los artículos 41 a 44 del Reglamento nº 6/2002, el solicitante de un dibujo o modelo comunitario registrado disfruta, con arreglo a ciertos requisitos, de un derecho de prioridad, cuyo efecto consiste, según el artículo 43 de ese mismo Reglamento, en que la fecha de prioridad pase a considerarse fecha de presentación de la solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario.

   7 En el título VI del Reglamento nº 6/2002, denominado «Renuncia y nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado», el artículo 52, apartado 1, de ese Reglamento prevé que, «salvo lo dispuesto en los apartados 2 a 5 del artículo 25, cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas con competencia para ello, podrán presentar ante la [OAMI] una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado».

   8 El título VII del Reglamento nº 6/2002, denominado «Recurso», establece, en los artículos 55 a 60 de ese Reglamento, el procedimiento de recurso ante la Sala de Recurso. El tenor de esas disposiciones es idéntico o análogo al de los artículos 57 a 62 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), cuyos artículos 58 a 64 corresponden a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94].

   9 Además, en el título VII del Reglamento nº 6/2002, el artículo 61 de este Reglamento dispone:

   1. Contra las resoluciones de la [Sala de Recurso] que recaigan en asuntos recurridos podrá interponerse recurso ante el Tribunal de Justicia.

   2. El recurso podrá fundarse en motivos de incompetencia, de quebrantamiento sustancial de forma, de infracción del Tratado, del presente Reglamento y de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación o de desviación de poder.

   3. El Tribunal de Justicia estará facultado para anular o modificar la resolución recurrida.

   4. Podrán intervenir en el recurso todas las partes en el procedimiento ante la [Sala de Recurso] que se consideren adversamente afectadas por el fallo.

   5. El recurso deberá interponerse ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses desde la notificación del fallo de la [Sala de Recurso].

   6. La [OAMI] deberá tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.

   Directiva 89/104/CEE

   10 El artículo 4, apartado 4, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) [derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25)], dispone:

   [...] cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

   […]

   c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:

   […]

   iv) un derecho de propiedad industrial. [...]

   11 El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 dispone:

   1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

   a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

   b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

   2. Cualquier Estado miembro podrá [asimismo] disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o [...] del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

   12 Los artículos 10 a 12 de la Directiva 89/104 disponen:

   «Artículo 10

   Uso de la marca

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

   a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada;

   b) poner la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación.

3. El...