Case nº T-19/15 of Tribunal General de la Unión Europea, February 01, 2017

• Resolution Date: February 01, 2017
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-19/15

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa de la Unión wax by Yuli’s - Marca denominativa anterior de la Unión MADWAX y marca nacional figurativa anterior wax - Artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 - Alcance del examen efectuado por la Sala de Recurso - Artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 - Derecho de defensa - Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales - Abuso de derecho - Gastos de representación ante la EUIPO - Artículo 85, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009

En el asunto T-19/15,

Yuleidy Caridad Gómez Echevarría, con domicilio en Benalmádena (Málaga), representada por el Sr. E. López-Chicheri y Selma, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO era

M and M Direct Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de noviembre de 2014 (asunto R 951/2014-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre M and M Direct y la Sra. Gómez Echevarría,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y los Sres. E. Bieliūnas y C. Iliopoulos (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de enero de 2015;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de junio de 2015;

vista la asignación del asunto a la Sala Tercera y a un nuevo Juez Ponente;

vista la solicitud de celebración de una vista oral presentada por la recurrente en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita del procedimiento;

celebrada la vista el 8 de noviembre de 2016, en la que no participó la recurrente;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 12 de mayo de 2010, la Sra. Yuleidy Caridad Gómez Echevarría, la recurrente, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

3 Los productos para los que solicitó el registro de la marca impugnada están comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Vestidos, calzados, sombrerería».

4 La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 097/2010, de 31 de mayo de 2010, y la marca impugnada se registró el 14 de septiembre de 2010, con el número 9099367.

5 El 29 de octubre de 2012, M y M Direct Limited presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca impugnada, basándose, en particular, en el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), de este mismo Reglamento.

6 La solicitud de nulidad se basaba concretamente en las siguientes marcas:

- La marca denominativa anterior de la Unión MADWAX, registrada el 11 de julio de 2006 con el número 11319332, que designa los productos «Vestidos, calzados, sombrerería», de la clase 25.

- La marca nacional figurativa anterior, registrada en el Reino Unido el 26 de diciembre de 2003 con el número 2324999, que designa, en particular, los productos «Vestidos, calzados, sombrerería», de la clase 25, reproducida a continuación:

7 Mediante resolución de 11 de diciembre de 2013, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca impugnada en su totalidad, por considerar que existía un riesgo de confusión con la marca denominativa anterior y sin estimar necesario efectuar una comparación entre la marca impugnada y la marca figurativa anterior.

8 El 4 de abril de 2014, la recurrente interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Anulación, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

9 Mediante resolución de 6 de noviembre de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.

10 En primer lugar, por razones de economía procesal, la Sala de Recurso estimó oportuno examinar el riesgo de confusión entre la marca figurativa anterior y la marca impugnada (punto 18 de la resolución impugnada). Consideró, en primer término, que los productos designados por la marca figurativa anterior, comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, se dirigían tanto al público en general como a un público profesional especializado de habla inglesa, en el territorio del Reino Unido (puntos 21 a 23 de la resolución impugnada). Además, estimó que debía tomarse en consideración al público con menor nivel de atención, a saber, al público en general con un nivel normal de atención (punto 47 de la resolución impugnada). Por otra parte, la Sala de Recurso declaró que los productos designados por las marcas figurativas en conflicto eran idénticos (punto 24 de la resolución impugnada). En segundo término, estimó que dichas marcas presentaban una gran similitud gráfica, fonética y conceptual, debido fundamentalmente a que el elemento denominativo dominante común a ambas era la palabra «wax». En efecto, la Sala de Recurso consideró que, pese a su escaso carácter distintivo, el elemento común «wax» era dominante por su dimensión o su posición en los signos en conflicto y, en particular, en la medida en que ocupaba un espacio mucho mayor que el resto de elementos figurativos que componen las marcas, como la representación de la chancla en la marca impugnada (puntos 38 a 40 de la resolución impugnada). Dadas la identidad de los productos designados por las marcas figurativas en conflicto y la similitud entre éstas, la Sala de Recurso concluyó que existía un riesgo de confusión entre la marca figurativa anterior y la marca impugnada (punto 47 de la resolución impugnada).

11 En segundo lugar, en lo que concierne a la comparación entre la marca denominativa anterior y la marca impugnada, la Sala de Recurso consideró, por un lado, que el público pertinente distinguía dos palabras en la marca anterior, a saber, «mad» y «wax», y, por otro, que la comparación efectuada entre la marca figurativa anterior y la marca impugnada también era aplicable, al menos, al elemento denominativo «wax» de la marca denominativa anterior. Por otra parte, declaró que las marcas en conflicto presentaban un alto grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y que los productos que designaban eran idénticos. Por tanto, la Sala de Recurso concluyó que existía un riesgo de confusión entre dichas marcas (puntos 48 y 49 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

12 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada y condene a M and M Direct al pago de las costas del procedimiento de nulidad de la marca impugnada y al pago de las costas del presente procedimiento.

- Con carácter subsidiario, en caso de no estimar la pretensión anterior, modifique la resolución impugnada, desestime la solicitud de nulidad de la marca denominativa anterior y condene a M and M Direct al pago de las costas del procedimiento de nulidad de la marca impugnada, así como al pago de las costas del presente procedimiento.

- Con carácter subsidiario, en caso de no estimar las pretensiones anteriores, modifique la resolución impugnada en cuanto a las costas y deje sin efecto las generadas por la representación de M and M Direct en el marco del recurso interpuesto contra la resolución de la División de Anulación de la EUIPO.

13 La EUIPO solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

14 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca cinco motivos basados, el primero de ellos, en la infracción del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en lo que respecta al alcance del examen que debe realizar la Sala de Recurso; el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, por considerar que se había solicitado la declaración de nulidad de la marca impugnada con abuso de derecho; el tercero y el cuarto, en la aplicación e interpretación erróneas del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, en la medida en que la Sala de Recurso apreció un riesgo de confusión entre, por una parte, la marca denominativa anterior y la marca figurativa anterior y, por otra, la marca impugnada, y, el quinto, en la aplicación errónea de la regla 94, apartados 1 y 7, del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 355/2009 de la Comisión, de 31 de marzo de 2009 (DO 2009, L 109, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 2868/95»), en relación con el artículo 85, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, sobre la condena en costas en el procedimiento ante la EUIPO.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta...