Case nº C-705/17 of Tribunal de Justicia, June 12, 2019

• Resolution Date: June 12, 2019
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-705/17

Procedimiento prejudicial - Marcas - Directiva 2008/95/CE - Artículo 4, apartado 1, letra b) - Riesgo de confusión - Impresión de conjunto - Marca anterior registrada con una declaración de renuncia - Efectos de tal renuncia sobre el alcance de la protección de la marca anterior

En el asunto C-705/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil, Suecia), mediante resolución de 20 de noviembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre

Patent- och registratreringsverket

y

Mats Hansson,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sra. C. Strömholm, administradora;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de la Patent- och registreringsverket, por las Sras. K. Isaksson y M. Nowicka y por el Sr. M. Ahlgren, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. K. Simonsson y É. Gippini Fournier, así como por las Sras. E. Ljung Rasmussen y G. Tolstoy, en calidad de agentes;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de diciembre de 2018;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de marzo de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

2 Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Patent- och registreringsverket (Oficina de patentes y registro, Suecia; en lo sucesivo, «PRV») y el Sr. Mats Hansson, nacional sueco, acerca del registro del signo denominativo «ROSLAGSÖL» como marca nacional.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 Los considerandos 4, 6, 8, 10 y 11 de la Directiva 2008/95 tienen el siguiente tenor:

(4) No parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior.

[…]

(6) Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. […]

[…]

(8) La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. […]

[…]

(10) Es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.

(11) La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de la protección. La regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento, que no deben ser objeto de aproximación por la presente Directiva.

4 Según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95:

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[…]

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos

.

5 El artículo 4, apartado 1, letra b), de dicha Directiva establece:

1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

[…]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.

6 El artículo 5, apartado 1, letra b), de la citada Directiva tiene el siguiente tenor:

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

[…]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

7 El artículo 6, apartado 1, letra b), de esa misma Directiva establece:

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[…]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos

.

8 La Directiva 2008/95 ha sido derogada, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2005, L 336, p. 1), que entró en vigor el 12 de enero de 2016. No obstante, habida cuenta de la fecha de la solicitud de registro de que se trata en el litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de las disposiciones de la Directiva 2008/95.

9 El artículo 37, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), que sustituyó al artículo 38, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), redactado en términos idénticos, establecía:

Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la [Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea] podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaración se publicará al mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca [de la Unión Europea].

10 El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), derogó el citado artículo 37, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

Derecho sueco

11 Con arreglo al artículo 6 del capítulo 1 de la varumärkslagen (2010:1877) [Ley (2010:1877) de marcas; en lo sucesivo «Ley de 2010»], el derecho exclusivo conferido a una marca se obtiene mediante su registro.

12 El artículo 10, párrafo primero, punto 2, de dicho capítulo 1 de la Ley de 2010 establece que del derecho exclusivo conferido a una marca registrada se deriva que ningún tercero, salvo que el titular de la marca le otorgue su consentimiento, podrá utilizar en el tráfico económico un signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público. El riesgo de confusión comprende el riesgo de la impresión de una asociación entre el usuario del signo y el titular de la marca.

13 El artículo 5 del capítulo 2 de la Ley de 2010 precisa que uno de los requisitos generales del registro establecidos en dicho capítulo es que la marca debe tener carácter distintivo para los productos o servicios que cubra.

14 Según el artículo 8, párrafo primero, punto 2, del capítulo 2 de la Ley de...