Levi Strauss & Co. v Casucci SpA.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2006:264
• Date: 27 April 2006
• Celex Number: 62005CJ0145
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C-145/05

Asunto C‑145/05

Levi Strauss & Co.

contra

Casucci SpA

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Bélgica)]

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5, apartado 1, letra b) — Momento adecuado para apreciar el riesgo de confusión entre una marca y un signo similar — Pérdida del carácter distintivo debido al comportamiento del titular de la marca una vez que ha comenzado a usarse el signo»

Conclusiones del Abogado General Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 17 de enero de 2006

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de abril de 2006

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts. 5, ap. 1, y 12, ap. 2)

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas, debe interpretarse en el sentido de que para determinar el alcance de la protección de una marca válidamente adquirida en función de su carácter distintivo, el juez debe tener en cuenta la percepción del público interesado en el momento en que comenzó a usarse el signo contrario a dicha marca, ya que no podría garantizarse una protección efectiva y eficaz de los derechos del titular de la marca si se evaluara el riesgo de confusión en una fecha posterior.

Cuando el tribunal competente compruebe que el signo de que se trate era contrario a la marca en ese momento, corresponde a éste adoptar las medidas que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, resulten más apropiadas para garantizar el derecho del titular de la marca conferido por el mencionado artículo 5, apartado 1, de la Directiva; dichas medidas pueden incluir, en particular, la orden de poner fin a la utilización de dicho signo.

Sin embargo, no debe ordenarse tal medida cuando se haya comprobado que la marca en cuestión ha perdido su carácter distintivo por la actividad o la inactividad de su titular, de modo que se haya convertido en una designación usual en el sentido del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 89/104, y que, en consecuencia, hayan caducado los derechos del titular.

(véanse los apartados 17, 18, 20, 24, 25 y 37 y los puntos 1 a 3 del fallo)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 27 de abril de 2006 (*)

«Marcas – Directiva 89/104/CEE – Artículo 5, apartado 1, letra b) – Momento adecuado para apreciar el riesgo de confusión entre una marca y un signo similar – Pérdida del carácter distintivo debido al comportamiento del titular de la marca una vez que ha comenzado a usarse el signo»

En el asunto C‑145/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Bélgica), mediante resolución de 17 de marzo de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2005, en el procedimiento entre

Levi Strauss & Co.

y

Casucci SpA,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský (Ponente), J.-P. Puissochet, S. von Bahr y U. Lõhmus, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de noviembre de 2005;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

– en nombre de Levi Strauss & Co., por la Sra. T. van Innis, abogado;

– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. N.B. Rasmussen y la Sra. D. Maidani, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de enero de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Levi Strauss & Co. (en lo sucesivo, «Levi Strauss») y Casucci SpA (en lo sucesivo, «Casucci») respecto a la venta por ésta de pantalones vaqueros que ostentan un signo supuestamente contrario a una marca cuyo titular es Levi Strauss.

Marco jurídico

3 El décimo considerando de la Directiva 89/104 dispone lo siguiente:

«[…] la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; […] la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; […] es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; […] el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; […] la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva.»

4 El artículo 5 de la misma Directiva establece:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

[…]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[…]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]»

5 De acuerdo con el tenor del artículo 12 de dicha Directiva:

«2. Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

[…]»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

6 En 1980, Levi Strauss registró en el Benelux una marca gráfica, denominada «mouette», compuesta por un dibujo representado por un pespunte doble con una inflexión en el centro y situado en medio de un dibujo formado por la costura de un bolsillo pentagonal, reproducida a continuación,

para ropa correspondiente a la clase 25 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.

7 Casucci comercializó en el Benelux pantalones vaqueros provistos de un signo formado por un pespunte doble curvado hacia arriba en el centro, situado en los bolsillos traseros, con el siguiente aspecto:

8 Estimando que Casucci estaba violando los derechos conferidos por la marca registrada «mouette», Levi Strauss demandó a dicha sociedad ante el tribunal de commerce de Bruxelles, mediante escrito de 11 de marzo de 1998, para que dejara de usar el signo en cuestión en la ropa que comercializa. Asimismo, solicitó que fuera condenada a pagar una indemnización de daños y perjuicios.

9 Al haber desestimado su demanda el órgano jurisdiccional de primera instancia mediante resolución de 28 de octubre de 1999, Levi Strauss interpuso un recurso de apelación ante la cour d’appel de Bruxelles. Ante este tribunal, la empresa recurrente mantuvo que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se derivaba que, por una parte, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta en especial el grado de similitud existente entre la marca y el signo controvertido y entre los productos de que se trate y, por otra, que este riesgo es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior. Pues bien, en el caso de autos, al margen del hecho de que existan similitudes gráficas entre su marca y el signo controvertido y de que los productos de que se trata sean idénticos, resulta relevante la circunstancia de que la marca «mouette» es una marca con un elevado carácter distintivo, debido a su contenido imaginativo y a su amplio uso durante décadas.

10 Sin embargo, la cour d’appel de Bruxelles desestimó la demanda de Levi Strauss basándose en la escasa similitud entre el signo controvertido y la marca «mouette» y, en particular, en que ya no podía considerarse que dicha marca tuviera un carácter distintivo elevado. Según este tribunal, la marca en cuestión está formada en parte por elementos que, debido a su uso generalizado y constante, constituyen actualmente características comunes de los productos de que se trata; este uso ha tenido como consecuencia necesaria un debilitamiento considerable del carácter distintivo de la marca, puesto que dichos elementos no brindan a ésta un carácter distintivo intrínseco.

11 Levi Strauss interpuso un recurso de casación ante la Cour de cassation. La recurrente alegó ante este tribunal que Casucci parecía considerar que la marca «mouette» aún gozaba de elevado carácter distintivo en 1997 y que lo perdió en 1998, año en el que se adquirieron otros pantalones vaqueros cuya distribución en el Benelux acarreó la disolución de dicha marca. En este contexto, según Levi Strauss, la cour d’appel de Bruxelles...