Il Ponte Finanziaria SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2007:514
• Court: Court of Justice (European Union)
• Date: 13 September 2007
• Docket Number: C-234/06
• Procedure Type: Recurso de casación - infundado
• Celex Number: 62006CJ0234

Asunto C‑234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Registro de la marca BAINBRIDGE — Oposición del titular de marcas nacionales anteriores que tienen en común el elemento “Bridge” — Desestimación de la oposición — Familia de marcas — Prueba del uso — Concepto de “marcas defensivas”»

Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 29 de marzo de 2007

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de septiembre de 2007

Sumario de la sentencia

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición por parte del titular de marcas anteriores idénticas o similares registradas para productos o servicios idénticos o similares

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición por parte del titular de marcas anteriores idénticas o similares registradas para productos o servicios idénticos o similares

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

3. Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 15, ap. 2, letra a)]

4. Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 43, aps. 2 y 3, y 56, ap. 2]

1. En la apreciación global del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, la apreciación de una posible similitud fonética no es más que uno de los factores pertinentes en el marco de la apreciación global. Por lo tanto, no cabe deducir que exista necesariamente un riesgo de confusión cuando sólo se demuestra una similitud fonética entre dos signos.

(véanse los apartados 35 a 37)

2. Si bien es cierto que, en el caso de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria basada en la existencia de una única marca anterior todavía no sujeta a la obligación de uso, la apreciación del riesgo de confusión se efectúa sobre la base de una comparación entre las dos marcas tal como fueron registradas, por el contrario no sucede lo mismo en el caso en que la oposición se base en la existencia de varias marcas que presentan características comunes que permiten que se las considere parte de una misma «familia» o «serie» de marcas.

En efecto, en presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta de la posibilidad de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas.

A falta de uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque respecto de la pertenencia a una «familia» o «serie» de la marca cuyo registro se solicita, las marcas anteriores que forman parte de esta «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado.

(véanse los apartados 62 a 64)

3. Si bien las disposiciones del artículo 15, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, permiten que se considere que una marca registrada se utiliza cuando se aporta la prueba del uso de esta marca bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que ha sido registrada, no permiten ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada, cuyo uso no se ha demostrado, por la razón de que ésta no es más que una ligera variante de la primera.

(véase el apartado 86)

4. A este respecto, el titular de un registro nacional que se opone a una solicitud de registro de marca comunitaria no puede, para eludir la carga de la prueba de un uso efectivo de su marca anterior o de la existencia de causas justificativas para la falta de uso que recae sobre él en virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, invocar una disposición nacional que permite que se solicite el registro como marca de signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función puramente defensiva de otro signo que es objeto de explotación comercial. En efecto, el concepto de «causas justificativas» citado en el artículo 43 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, se refiere, en esencia, a circunstancias externas al titular de la marca que se oponen al uso de ésta, y no a una legislación nacional que admite una excepción a la regla de la caducidad de la marca por falta de uso en cinco años, cuando dicha falta de uso procede de la voluntad del titular de dicha marca. En consecuencia, no es compatible con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 la tesis según la cual el titular de un registro nacional que se opone a una solicitud de registro de marca comunitaria puede invocar una marca anterior cuyo uso no se ha demostrado porque, en virtud de una legislación nacional, constituye una marca defensiva.

(véanse los apartados 100 a 103)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 13 de septiembre de 2007 (*)

«Recurso de casación – Marca comunitaria – Registro de la marca BAINBRIDGE – Oposición del titular de marcas nacionales anteriores que tienen en común el elemento “Bridge” – Desestimación de la oposición – Familia de marcas – Prueba del uso – Concepto de “marcas defensivas”»

En el asunto C‑234/06 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 23 de mayo de 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, con domicilio social en Scandicci (Italia), representada por los Sres. P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina y M. Boletto, avvocati,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y M. Buffolo, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

F.M.G. Textiles Srl, anteriormente Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, con domicilio social en Numana (Italia), representada por el Sr. D. Marchi, avvocato,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. K. Lenaerts (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. E. Juhász, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. G. Arestis y J. Malenovský, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de marzo de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Il Ponte Finanziaria SpA (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso dirigido a obtener la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 17 de marzo de 2003, relativa a un procedimiento de oposición entre la recurrente y Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco jurídico

2 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), dispone que, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior». Conforme al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del mismo Reglamento, se entienden, en particular, por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

3 El artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 dispone que, si en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiera sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad Europea por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones previstas en dicho Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso. En virtud del apartado 2, letra a), del mismo artículo, el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada tendrá la consideración de uso en el sentido del apartado 1 de dicho artículo.

4 El artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se refiere a la oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria y establece que, so pena de que su oposición sea desestimada, el titular de una marca comunitaria anterior debe presentar la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la...