Ferrari S.p.A. v DU.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2020:854
• Date: 22 October 2020
• Docket Number: C-720/18
• Celex Number: 62018CJ0720
• Court: Court of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques –Directive 2008/95/CE – Article 12, paragraphe 1 – Usage sérieux d’une marque – Charge de la preuve – Article 13 – Preuve de l’usage “pour une partie des produits ou des services” – Marque désignant un modèle d’automobile dont la production a été arrêtée – Utilisation de la marque pour les pièces détachées ainsi que pour les services afférents à ce modèle – Utilisation de la marque pour des voitures d’occasion –Article 351 TFUE – Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse – Protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques »

Dans les affaires jointes C‑720/18 et C‑721/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décisions du 8 novembre 2018, parvenues à la Cour le 16 novembre 2018, dans les procédures

Ferrari SpA

contre

DU,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Ferrari SpA, par Mes R. Pansch, S. Klopschinski, A. Sabellek, et H. Hilge, Rechtsanwälte,

– pour DU, par Me M. Krogmann, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et W. Mölls ainsi que par Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Ferrari SpA à DU, au sujet de la radiation, pour absence d’usage sérieux, de deux marques dont Ferrari est titulaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 6 et 10 de la directive 2008/95 étaient ainsi libellés : « (6) Les États membres devraient garder également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l’enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l’enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d’enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d’enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d’enregistrement, de prévoir une procédure d’opposition ou un examen d’office ou les deux. Les États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques. [...] (10) Il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres. Cela, cependant, n’enlève pas aux États membres la faculté d’accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée. »

4 L’article 7 de cette directive, intitulé « Épuisement des droits conférés par la marque », disposait, à son paragraphe 1 : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans [l’Union européenne] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

5 L’article 10 de ladite directive, figurant sous l’intitulé « Usage de la marque », prévoyait, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans cette directive, sauf juste motif pour le non-usage. »

6 L’article 12 de la même directive, intitulé « Motifs de déchéance », disposait, à son paragraphe 1 : « Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. »

7 L’article 13 de la directive 2008/95, intitulé « Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services », énonçait : « Si un motif de refus d’enregistrement, de déchéance ou d’invalidation d’une marque n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l’enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. »

Le droit allemand

8 L’article 26 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082) (ci-après la « loi sur les marques »), intitulé « Usage de la marque », prévoit : « (1) En tant que l’exercice de droits tirés d’une marque enregistrée, ou le maintien de l’enregistrement, est subordonné à l’usage de la marque, celle-ci doit avoir fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux sur le territoire national pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, sauf juste motif pour le non-usage. (2) L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme un usage fait par le titulaire. (3) L’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée est également considéré comme usage d’une marque enregistrée, à condition que les différences ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. La première phrase s’applique même si la marque est enregistrée sous la forme sous laquelle elle est utilisée. (4) Est également considéré comme usage sur le territoire national l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement sur le territoire national dans le seul but de l’exportation. (5) Lorsque l’usage d’une marque est requis dans les cinq ans à compter de la date de son enregistrement et qu’une opposition a été formée contre l’enregistrement d’une marque, la date d’enregistrement est remplacée par la date de clôture de la procédure d’opposition. »

9 L’article 49 de la loi sur les marques, intitulé « Déchéance », dispose : « (1) Sur demande, une marque est radiée du registre pour cause de déchéance si elle n’a pas été utilisée au sens de l’article 26, après la date de son enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance d’une marque ne peut toutefois pas être demandée si, après la fin de ladite période et avant le dépôt de la demande de déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage au sens de l’article 26. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir à la suite d’une période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu’une demande de déchéance pourrait être présentée. [...] [...] (3) Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance n’est prononcée que pour les produits ou les services concernés. »

10 L’article 115 de la loi sur les marques, intitulé « Retrait ultérieur de la protection », est ainsi libellé : « (1) La demande ou l’action en radiation d’une marque pour déchéance (article 49) [...] est remplacée, pour les marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international, par la demande ou l’action en retrait de protection. (2) Si une demande en retrait de protection est déposée conformément à l’article 49, paragraphe 1, pour défaut d’utilisation, la date de l’inscription au registre national est remplacée par 1. la date de réception par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de la notification relative à l’octroi de la protection ; ou 2. la date d’expiration du délai prévu à l’article 5, paragraphe 2, de l’arrangement de Madrid concernant les marques ou...