Tresplain Investments Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2011:790
• Court: Court of Justice (European Union)
• Date: 29 November 2011
• Docket Number: C-76/11
• Celex Number: 62011CO0076
• Procedure Type: Recurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

29 novembre 2011(*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Articles 8, paragraphe 4, et 52, paragraphe 1, sous c) – Marque communautaire figurative Golden Elephant Brand – Demande en nullité fondée sur une marque nationale figurative non enregistrée GOLDEN ELEPHANT – Renvoi au droit national régissant la marque antérieure – Régime de l’action de ‘common law’ en usurpation d’appellation (‘action for passing off’)»

Dans l’affaire C‑76/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2011,

Tresplain Investments Ltd, établie à Tsing Yi, Hong Kong (Chine), représentée par M. B. Brandreth, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Hoo Hing Holdings Ltd, établie à Romford (Royaume-Uni), représentée par M. M. Edenborough, QC,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M^me A. Prechal (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen et M^me C. Toader, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Tresplain Investments Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (T‑303/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 7 mai 2008 (affaire R 889/2007-1), relative à une procédure en nullité entre Hoo Hing Holdings Ltd (ci-après «Hoo Hing») et Tresplain Investments Ltd (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Toutefois, ce premier règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»), demeure applicable au présent litige.

3 L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», disposait à son paragraphe 4:

«Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.»

4 Sous l’intitulé «Causes de nullité relative», l’article 52, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait:

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

[...]

c) lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8 paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.»

Les antécédents du litige

5 Le 4 février 1999, à la demande de la requérante, l’OHMI a enregistré la marque figurative Golden Elephant Brand en tant que marque communautaire pour désigner le produit qui relève de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et qui correspond à la description suivante, à savoir «riz».

6 Le 5 août 2005, Hoo Hing a présenté une demande en nullité de cette marque, sur le fondement, notamment, des dispositions combinées des articles 8, paragraphe 4, et 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

7 À l’appui de sa demande, elle faisait valoir que les règles régissant l’usurpation d’appellation («passing off») lui donnaient le droit, au Royaume-Uni, d’interdire l’utilisation de la marque communautaire Golden Elephant Brand sur la base de sa marque figurative non enregistrée GOLDEN ELEPHANT, marque qu’elle aurait utilisée au Royaume-Uni depuis l’année 1988 pour désigner du riz.

8 Par décision du 16 avril 2007, la division d’annulation de l’OHMI a considéré, s’agissant de la cause de nullité prévue aux dispositions combinées des articles 8, paragraphe 4, et 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, que Hoo Hing avait suffisamment prouvé avoir utilisé au Royaume-Uni la marque nationale antérieure GOLDEN ELEPHANT dans la vie des affaires à la date de dépôt de la demande de la marque communautaire Golden Elephant Brand, à savoir le 29 avril 1996, et que la portée de cette marque nationale n’était pas uniquement locale.

9 Elle a toutefois rejeté la demande en nullité en raison de la part de marché négligeable du riz vendu sous la marque antérieure, Hoo Hing n’ayant ni établi qu’un «goodwill», à savoir la force d’attraction de la clientèle, avait été attribué par le public pertinent aux produits se rapportant à la marque antérieure, ni, par conséquent, démontré que le régime de l’action en usurpation d’appellation lui permettait d’interdire l’usage de ladite marque communautaire.

10 Le 8 juin 2007, Hoo Hing a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision. Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit à ce recours. Elle a annulé la décision de la division d’annulation, déclaré la nullité de la marque communautaire Golden Elephant Brand et condamné la requérante aux dépens.

11 La chambre de recours a estimé que les conditions posées à l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, étaient remplies et a déclaré la nullité de cette marque sur ce fondement.

12 Elle a relevé que, pour fonder une action en usurpation d’appellation selon le «common law», tel que développé par la jurisprudence anglaise, le demandeur doit prouver que trois conditions sont réunies. Il doit établir, premièrement, qu’il a acquis un «goodwill» ou une réputation sur le marché sous la marque non enregistrée et que ses produits sont reconnus par un élément distinctif, deuxièmement, qu’il y a eu présentation trompeuse (intentionnelle ou non) de la part du titulaire de la marque plus récente conduisant, ou susceptible de conduire, le public à croire que les produits offerts à la vente par ce titulaire sont ceux du demandeur et, troisièmement, que le demandeur a subi ou risque de subir un préjudice en raison de la confusion engendrée par la présentation trompeuse par le titulaire de la marque plus récente.

13 La chambre de recours a souligné que les éléments de preuve fournis par Hoo Hing démontraient que celle-ci exerçait une activité commerciale effective et sérieuse impliquant l’importation au Royaume-Uni et la vente à des établissements d’alimentation chinoise et d’alimentation thaïlandaise de types spéciaux de riz sous la marque antérieure. Le signe aurait donc été utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

14 Elle a relevé, en outre, qu’il résultait des éléments de preuve fournis par Hoo Hing que la marque antérieure avait été utilisée au Royaume-Uni, à savoir à Londres et dans les comtés voisins du Kent et du Bedfordshire. De plus, une déclaration solennelle fournie par Hoo Hing aurait confirmé la vente de riz à des clients dans d’autres grandes villes du Royaume-Uni, notamment Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow et Bristol. Hoo Hing aurait donc prouvé que l’utilisation de la marque antérieure avait une portée qui n’était pas seulement locale, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

15 Quant à la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 40/94, selon laquelle le signe non enregistré doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, la chambre de recours a estimé, d’abord, que Hoo Hing avait démontré l’existence, à la date de dépôt de la demande de la marque communautaire Golden Elephant Brand, d’un «goodwill» suffisant, généré dans son entreprise par la vente de types spéciaux de riz.

16 Ensuite, elle a considéré que ladite marque communautaire était une présentation trompeuse de la marque nationale antérieure GOLDEN ELEPHANT. À cet égard, elle a relevé que les produits concernés étaient identiques. Tel serait également le cas des éléments...