Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 October 2017,01 January 1001,23 March 2016
End of Effective Date30 September 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/oj
Celex Number32015R2424
Published date24 December 2015
Date16 December 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 24 December 2015
L_2015341IT.01002101.xml
24.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/21

REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (2), codificato nel 2009 come regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (3), ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio (4), codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario»con l'espressione «marchio dell'Unione europea» («marchio UE»). Al fine di rispecchiare meglio le attività effettivamente realizzate dall'«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)», il suo nome dovrebbe essere sostituito con «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» («Ufficio»).
(3) A seguito della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio d'impresa in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le interrelazioni fra essi.
(4) Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio d'impresa nell'Unione europea, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE.
(5) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.
(6) I marchi d'impresa nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi.
(7) La valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa, hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale», del 24 maggio 2011, la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del marchio d'impresa nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di Internet.
(8) Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio UE, è opportuno armonizzare ulteriormente la normativa e le prassi nazionali in materia di marchio d'impresa e allinearle al sistema del marchio UE nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi d'impresa in tutta l'Unione.
(9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi d'impresa, è opportuno sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio UE. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
(10) Il regolamento (CE) n. 207/2009 non offre attualmente alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare che tali impedimenti siano in piena uniformità con la legislazione dell'Unione e il diritto nazionale in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti legislativi dell'Unione, è opportuno estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.
(11) Al fine di mantenere una protezione rinforzata dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione e nazionale, è necessario chiarire che tali diritti consentono a chiunque ne abbia facoltà ai sensi del diritto pertinente di opporsi a una domanda posteriore di registrazione di un marchio UE, indipendentemente dal fatto che tali diritti costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio.
(12) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE. Tale disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994.
(13) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio UE anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.
(14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(15) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica», adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti.
(16) A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa UE di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.
(17) Al fine di conciliare l'esigenza di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, la titolarità del marchio UE dovrebbe cessare qualora, durante il successivo procedimento avviato dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale del marchio UE»)
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