Case nº C-642/16 of Tribunal de Justicia, May 17, 2018

• Resolution Date: May 17, 2018
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-642/16

En el asunto C-642/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 6 de octubre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de diciembre de 2016, en el procedimiento entre

Junek Europ-Vertrieb GmbH

y

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, y los Sres. E. Levits y A. Borg Barthet (Ponente), la Sra. M. Berger y el Sr. F. Biltgen, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Bobek;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de enero de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Junek Europ-Vertrieb GmbH, por el Sr. J. Sachs y la Sra. C. Sachs, Rechtsanwälte;

- en nombre de Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, por los Sres. C. Rohnke y M. Stütz, Rechtsanwälte;

- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze y M. Hellmann, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. M. Russo, avvocato dello Stato;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun, É. Gippini Fournier y T. Scharf, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1).

2 Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Junek Europ-Vertrieb GmbH, importador paralelo de productos sanitarios para uso médico y de material para curas, y Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, fabricante de tales productos, en relación con material para curas fabricado por esta última que fue importado paralelamente y comercializado en Alemania por Junek Europ-Vertrieb, tras colocarle una nueva etiqueta.

Marco jurídico

3 El artículo 13 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca [de la Unión]», dispone:

1. El derecho conferido por la marca [de la Unión] no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la [Unión] bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Litigio principal y cuestión prejudicial

4 Lohmann & Rauscher International es titular de la marca de la Unión Debrisoft n.º 8852279, registrada el 22 de junio de 2010, para «productos sanitarios para uso médico», «esparadrapos» y «material para curas». En concreto, fabrica y comercializa el producto «Debrisoft para desbridamiento, ESTÉRIL, 10 x 10 cm, 5 unidades», es decir, material para curas utilizado en el tratamiento superficial de heridas.

5 Junek Europ-Vertrieb, con domicilio social en Austria, comercializa en Alemania, mediante la importación paralela, productos sanitarios para uso médico y material para curas fabricados por Lohmann & Rauscher International y exportados a Austria.

6 El 25 de mayo de 2012, Lohmann & Rauscher International adquirió en una farmacia de Düsseldorf (Alemania) una caja del producto «Debrisoft para desbridamiento, ESTÉRIL, 10 x 10 cm, 5 unidades» anteriormente importado de Austria por Junek Europ-Vertrieb. Antes de la venta a la farmacia, esta sociedad había colocado en esa caja una etiqueta (en lo sucesivo, «etiqueta controvertida») que incluye la información siguiente, a saber, la empresa responsable de la importación, su dirección así como su número de teléfono, un código de barras y un número farmacológico centralizado. La etiqueta estaba colocada en una parte no impresa de la caja y no tapaba la marca de Lohmann & Rauscher International.

7 El embalaje del producto se modificó como se muestra más abajo, y la etiqueta controvertida estaba situada en la parte inferior izquierda:

8 A continuación se reproduce la etiqueta controvertida ampliada:

9 Junek Europ-Vertrieb no había informado previamente a Lohmann & Rauscher International de la reimportación del producto de que se trata ni había puesto a su disposición un embalaje del producto modificado con la colocación de la etiqueta controvertida. Lohmann & Rauscher International consideró que la actuación de Junek Europ-Vertrieb constituía una violación de la marca Debrisoft, de la que es titular.

10 Por consiguiente, interpuso un recurso ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) con objeto, en particular, de que, so pena de la imposición de una multa coercitiva, se prohibiese a Junek Europ-Vertrieb comercializar, sin su consentimiento, la citada marca para designar material para desbridar y se condenase a dicha sociedad a recuperar, retirar del mercado y destruir los productos de referencia.

11 El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) estimó este recurso.

12 El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) desestimó el recurso de apelación que Junek Europ-Vertrieb había interpuesto contra la sentencia del Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) con la salvedad de que la prohibición de utilizar la marca en cuestión afecta únicamente a Alemania. Junek Europ-Vertrieb interpuso entonces un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania).

13 Según el órgano jurisdiccional remitente, la solución del litigio del que conoce depende de si los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia por lo que respecta a la importación paralela de medicamentos, según los cuales la información previa y la puesta a disposición a petición del titular de la marca de un ejemplar del embalaje constituyen el requisito para el agotamiento del derecho conferido por la marca, se aplican también a la importación paralela de dispositivos médicos.

14 En primer término, el órgano jurisdiccional remitente expone, por una parte, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el reenvasado como tal de medicamentos que llevan la marca afecta al objeto específico del derecho de marca, que consiste en asegurar la garantía de procedencia del producto que la lleva. Cita, en concreto, las sentencias de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C-143/00, EU:C:2002:246), y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), en las cuales el Tribunal de Justicia declaró que un reenvasado de medicamentos efectuado por un tercero sin la autorización del titular puede crear riesgos reales para dicha garantía de procedencia y que un nuevo etiquetado del embalaje se incluye también dentro del concepto de reenvasado.

15 Por otra parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la oposición del titular de la marca a la comercialización de medicamentos reenvasados, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que constituye una excepción a la libre circulación de mercancías, no se puede admitir si el ejercicio por el titular de este derecho constituye una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros en el sentido del artículo 36 TFUE (sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros, C-348/04, EU:C:2007:249). De ello se deduce que el titular de la marca puede prohibir la modificación que implica todo reenvasado de un medicamento que lleve su marca y que, por su propia naturaleza, cree el riesgo de un perjuicio al estado original del medicamento a menos que se cumplan cinco requisitos, a saber:

- que se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;

- que se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;

- que se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de este;

- que la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular; así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y

- que el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de este, un ejemplar del producto reenvasado.

16 En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente señala que la aplicación de estos principios no se limita a los casos de importación paralela de medicamentos. Así, en su sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530), el Tribunal de Justicia declaró que los criterios relativos al reenvasado de los medicamentos en principio también se pueden aplicar al comercio paralelo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, subraya que la cuestión de qué requisitos del agotamiento del derecho conferido por la marca son de aplicación en cada caso depende de los intereses legítimos del titular de la marca relevantes en el caso concreto a la vista de las peculiaridades del producto de que se trate.

17 En tercer término, el tribunal remitente considera que en el caso de autos hay un nuevo etiquetado. Al igual que el órgano jurisdiccional que conoció del recurso de apelación, estima que la etiqueta controvertida colocada por Junek Europ-Vertrieb...