Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 7 de septiembre de 2023.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2023:653
• Date: 07 September 2023
• Celex Number: 62022CC0361
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 7 settembre 2023 (1)

Causa C‑361/22

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)

contro

Buongiorno Myalert SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchi di impresa – Direttiva 89/104/CEE – Direttiva 2008/95/CE – Limitazione degli effetti del marchio di impresa – Uso del marchio di impresa per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio – Condizioni di liceità»

I. Introduzione

1. La controversia principale, all’origine del presente rinvio pregiudiziale, oppone un fornitore di servizi di informazione attraverso Internet e la rete di telefonia mobile al titolare del marchio di impresa ZARA, a motivo di un’asserita violazione dei diritti conferiti da tale marchio. Infatti, nel corso di una campagna pubblicitaria, il fornitore dei servizi di informazione aveva offerto in omaggio la partecipazione ad un’estrazione, uno dei cui premi era un buono regalo ZARA, la cui immagine era stata presentata nell’ambito di detta campagna pubblicitaria. Il titolare del marchio ha avviato un’azione per contraffazione nei confronti del fornitore di servizi, in quanto quest’ultimo avrebbe tratto vantaggio dalla notorietà del marchio e le avrebbe arrecato pregiudizio.

2. Pertanto, la controversia principale può collocarsi al confine tra il diritto dei marchi e il diritto degli atti di concorrenza sleale. Tuttavia, la questione pregiudiziale nel presente procedimento riguarda soltanto le direttive relative al diritto dei marchi.

3. A tale proposito, il titolare di un marchio di impresa registrato in uno degli Stati membri può vietare ai terzi di fare determinati usi dei segni qualora tali usi non rispettino il suo diritto di proprietà intellettuale, tenuto conto delle condizioni previste da dette direttive.

4. Tuttavia, il diritto esclusivo del titolare non è assoluto. Così, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), delle direttive 89/104/CEE (2) e 2008/95/CE (3) prevedeva che il titolare non potesse vietare a terzi l’uso nel commercio del marchio di impresa se esso era necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. Nel 2015 la direttiva 2008/95 è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436 (4), il cui articolo 14, paragrafo 1, lettera c), sembra introdurre, quanto meno sul piano letterale, una limitazione degli effetti del marchio più ampia rispetto a quella di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), delle direttive 89/104 e 2008/95.

5. Ritenendo che il comportamento in discussione nella controversia principale rientri piuttosto in tale limitazione più ampia, il giudice del rinvio chiede alla Corte, nell’ambito della questione pregiudiziale, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436 abbia effettivamente modificato la portata della limitazione di cui trattasi o se tale disposizione riguardi usi che figuravano già implicitamente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), delle direttive 89/104 e 2008/95.

6. Sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale abbia ad oggetto l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), delle direttive 89/104 e 2008/95, tuttavia l’importanza della risposta da dare a tale questione così formulata va ben oltre il sistema dei marchi nazionali.

7. Infatti, da un lato, detta risposta interesserà del pari il sistema dei marchi dell’Unione europea fondato sul regolamento (CE) n. 207/2009 (5), che è stato sostituito a decorrere dal 1° ottobre 2017 dal regolamento (UE) 2017/1001 (6). Nel frattempo, il regolamento n. 207/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 (7). Una limitazione analoga a quella contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/104 figurava all’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Il regolamento 2015/2424 ha modificato quest’ultima disposizione riprendendo, in sostanza, la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436.

8. Dall’altro lato, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, la limitazione degli effetti dei diritti del titolare di un marchio prevista dal legislatore dell’Unione mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, e ciò in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il Trattato intende stabilire e conservare (8).

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 89/104

9. L’articolo 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», enunciava quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)».

10. L’articolo 6 della direttiva 89/104, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», al paragrafo 1 disponeva quanto segue:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

(...)

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

2. Direttiva 2008/95

11. La direttiva 89/104 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/95, entrata in vigore il 28 novembre 2008. La direttiva 2008/95 non ha apportato modifiche sostanziali né all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104 né all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva.

3. Direttiva 2015/2436

12. La direttiva 2015/2436, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2008/95 con effetto dal 15 gennaio 2019, all’articolo 14, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio d’impresa» dispone quanto segue:

«1. Il diritto conferito da un marchio d’impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

(...)

c) del marchio d’impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 si applica solo se l’uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.

(...)».

B. Diritto spagnolo

13. L’articolo 34 della Ley 17/2001 de Marcas (legge 17/2001 sui marchi), del 7 dicembre 2001 (BOE n. 294, dell’8 dicembre 2001, pag. 45579), nella versione applicabile ai fatti della controversia principale (in prosieguo: la «legge sui marchi»), ha trasposto nell’ordinamento giuridico spagnolo l’articolo 5 della direttiva 89/104. Tale articolo disponeva quanto segue:

«1. La registrazione di un marchio d’impresa conferisce al titolare il diritto esclusivo di usarlo nel commercio.

2. Il titolare del marchio d’impresa registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio d’impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, dia adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comporta anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio d’impresa;

c) un segno identico o simile per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali il marchio d’impresa è stato registrato, se tale marchio è notorio o gode di elevata rinomanza in Spagna e l’uso senza motivo legittimo del segno può indicare un nesso fra detti prodotti o servizi e il titolare del marchio o, in generale, se tale uso trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà o elevata rinomanza del marchio registrato oppure arreca loro pregiudizio».

14. L’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della legge sui...