Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2013:435
• Date: 27 June 2013
• Celex Number: 62012CJ0320
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C‑320/12

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 27 de junio de 2013 ( *1 )

«Aproximación de las legislaciones — Directiva 2008/95/CE — Artículo 4, apartado 4, letra g) — Marcas — Requisitos para la obtención y mantenimiento de una marca — Denegación de registro o nulidad — Concepto de “mala fe” del solicitante — Conocimiento por parte del solicitante de la existencia de una marca extranjera»

En el asunto C-320/12,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Højesteret (Dinamarca), mediante resolución de 29 de junio de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de julio de 2012, en el procedimiento entre

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

y

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby y C. Vajda (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, por la Sra. J. Glæsel, advokat;

— en nombre de Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, por el Sr. C. Bardenfleth, advokat;

— en nombre del Gobierno danés, por la Sra. V. Pasternak Jørgensen, en calidad de agente, asistida por el Sr. R. Holdgaard, advokat;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. G. Palatiello, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. H. Støvlbæk y F. Bulst, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (en lo sucesivo, «Malaysia Dairy») y Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Comité de Apelación para las Patentes y las Marcas; en lo sucesivo, «Comité de Apelación»), en relación con la legalidad de una resolución dictada por dicho Comité de anular el registro de una botella de plástico como marca, basándose en que Malaysia Dairy conocía la marca extranjera de Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (en lo sucesivo, «Yakult») en el momento de presentar su solicitud de registro.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), fue derogada y codificada por la Directiva 2008/95, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008.

4 Los considerandos 2, 4, 6 y 8 de la Directiva 2008/95 exponen: «(2) Las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva [89/104] contenían disparidades que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto, era necesario, aproximar dichas legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. […] (4) No parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior. […] (6) Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas. […] (8) La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. A dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos que puedan constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca –por ejemplo, la ausencia de carácter distintivo– o relativas a los conflictos entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión. Los Estados miembros deben poder mantener o introducir en su legislación causas de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca, al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento.»

5 Con el título «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 dispone: «Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: […] g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.»

6 El tenor del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 es idéntico a la disposición correspondiente de la Directiva 89/104. Los considerandos 2, 4, 6 y 8 de la Directiva 2008/95 equivalen en esencia al primero, tercero, quinto y séptimo considerandos de la Directiva 89/104.

Derecho danés

7 El artículo 15, apartado 3, punto 3, de la Ley de Marcas, en la redacción dada al mismo por la Ley no 109, de 24 de enero de 2012, por la que se establece el texto refundido, e incluido en su versión actual por el artículo 1, punto 3, de la Ley no 1201, de 27 de diciembre de 1996, establece: «Asimismo, se denegará el registro de las marcas en caso de que: […] 3) sean idénticas o se diferencien sólo en aspectos secundarios de aquellas marcas que, en el momento de presentarse la solicitud o, en su caso, el momento de prioridad que se invoca en apoyo de la solicitud, se hubiesen utilizado en el extranjero y se continuasen usando allí para bienes o servicios de la misma o similar naturaleza que aquellos para los que se solicita el registro de la segunda marca, y en el momento de presentarse la solicitud el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 En 1965, Yakult obtuvo, en Japón, el registro como dibujo o modelo de una botella de plástico para una bebida láctea, la cual posteriormente fue registrada como marca en Japón y en otros países, incluidos Estados miembros de la Unión Europea.

9 Malaysia Dairy produce y comercializa, desde 1977, una bebida láctea en una botella de plástico. A raíz de presentar una solicitud en 1980, Malaysia Dairy logró registrar como marca su botella de plástico similar, en concreto en Malasia.

10 En 1993, Malaysia Dairy y Yakult suscribieron un acuerdo en el que se establecían los derechos y obligaciones mutuos relativos al uso y el registro de sus respectivas botellas en determinados países.

11 Como consecuencia de una solicitud de registro presentada en 1995, Malaysia Dairy obtuvo el registro, en Dinamarca, de su botella de plástico en concepto de marca tridimensional.

12 El 16 de octubre de 2000, Yakult se opuso al mencionado registro, argumentando que, al presentar su solicitud, Malaysia Dairy conocía o debía haber conocido la existencia, en el extranjero, de marcas anteriores idénticas de las cuales Yakult es titular, en el sentido del artículo 15, apartado 3, punto 3, de la Ley de Marcas. Mediante resolución de 14 de junio de 2005, la Patent- og Varemærkestyrelsen (Oficina Danesa de Patentes y Marcas) desestimó la pretensión formulada por Yakult, alegando en particular que, habida cuenta de que Malaysia Dairy era titular de una marca registrada en Malasia cuyo registro solicitó posteriormente en Dinamarca, en el presente asunto, el mero hecho de que, en el momento de presentar su solicitud de registro, dicha sociedad conociera la marca extranjera de la que es titular Yakult, no podía demostrar su mala fe.

13 Yakult impugnó la...