Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2012:422
• Docket Number: C-149/11
• Celex Number: 62011CC0149
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Date: 05 July 2012

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 5 de julio de 2012 ( 1 )

Asunto C-149/11

Leno Merken BV

contra

Hagelkruis Beheer BV

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos)]

«Marca comunitaria — Reglamento (CE) no 207/2009 sobre la marca comunitaria — Uso efectivo — Lugar de uso»

1. La protección de las marcas es esencialmente territorial. Ello se debe a que la marca es un derecho de propiedad que protege un signo en un territorio definido. En la Unión Europea coexiste la protección de la marca nacional y de la marca comunitaria. El titular de una marca nacional puede ejercitar los derechos derivados de dicha marca en el territorio del Estado miembro con arreglo a cuya legislación nacional la marca está protegida. El titular de una marca comunitaria puede hacer lo mismo en el territorio de los veintisiete Estados miembros, porque la marca surte efectos en todo ese territorio. ( 2 )

2. El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo ( 3 ) (en lo sucesivo, «Reglamento») establece que una marca comunitaria quedará sometida a sanciones si, en un plazo de cinco años a partir del registro, no hubiere sido objeto de «un uso efectivo en la Comunidad […] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada» (salvo que existan causas justificativas para su falta de uso). ( 4 )

3. Aunque el alcance de la protección de una marca comunitaria está legalmente definido por referencia al territorio de los veintisiete Estados miembros, la cuestión de si la marca debe ser objeto de uso efectivo no puede responderse necesariamente de la misma manera. En el presente asunto, se solicita al Tribunal de Justicia que determine la extensión territorial en la que una marca debe ser utilizada para cumplir el requisito de «uso efectivo» previsto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento y, en particular, si basta con que se use la marca en el territorio de un solo Estado miembro.

Marco normativo

Legislación sobre marcas de la Unión Europea

El Reglamento

4. Las marcas comunitarias son «marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas» en el Reglamento. ( 5 ) Podrán consistir en «todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras». ( 6 )

5. Conforme al segundo considerando del Reglamento «la realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad». El segundo considerando dispone asimismo lo siguiente:

6. «Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras.»

7. El tercer considerando establece que, con el fin de proseguir los objetivos comunitarios mencionados, «resulta necesario prever un régimen comunitario de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad». Se trata del principio de la unicidad de la marca comunitaria que «debe aplicarse salvo disposición en contrario del […] Reglamento».

8. El sexto considerando reconoce a las empresas la libertad de registrar una marca como marca nacional o como marca comunitaria y señala que «no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias». Según dicho considerando, «las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria».

9. Según el décimo considerando, «sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente».

10. El artículo 1, apartado 2, establece: «La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

11. El registro de una marca como marca comunitaria confiere a su titular ciertos derechos exclusivos. Tales derechos se enumeran, en particular, en el artículo 9, que establece lo siguiente: «1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos. […]»

12. El artículo 15 establece que el titular debe hacer uso de la marca comunitaria: «1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso. A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso: a) el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada; b) la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de exportación. 2. El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.»

13. El artículo 42, titulado «Examen de la oposición» establece: «2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios. 3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

14. El artículo 51, titulado «Causas de caducidad», tiene el siguiente tenor: «1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso […]; […]»

15.

De conformidad con el artículo 112, el titular podrá pedir la transformación de la marca comunitaria en una marca nacional: «1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional: a) si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada; ...