Impexeco N.V. and PI Pharma NV v Novartis AG and Novartis Pharma NV.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2022:894
• Date: 17 November 2022
• Docket Number: C-253/20,C-254/20
• Celex Number: 62020CJ0253
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Proprietà intellettuale – Marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 2 – Articolo 13 – Direttiva 2008/95 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7 – Diritto conferito dal marchio – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela di medicinali – Medicinale di riferimento e medicinale generico – Imprese economicamente collegate – Riconfezionamento del medicinale generico – Nuovo imballaggio esterno – Apposizione del marchio del medicinale di riferimento – Opposizione del titolare del marchio – Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri»

Nelle cause riunite C‑253/20 e C‑254/20,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisioni del 25 maggio 2020, pervenute in cancelleria il 9 giugno 2020, nei procedimenti

Impexeco NV

contro

Novartis AG (C‑253/20),

e

PI Pharma NV

contro

Novartis AG,

Novartis Pharma NV (C‑254/20),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Impexeco NV e la PI Pharma NV, da F. Cornette, L. Coucke, V. Pede e T. Poels-Ryckeboer, advocaten;

– per la Novartis AG e la Novartis Pharma NV, da J. Figys, P. Maeyaert, J. Muyldermans, K. Roox, L. van Kruijsdijk e M. Van Nieuwenborgh, advocaten;

– per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, P.‑J. Loewenthal e F. Thiran, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE.

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposte, la prima, la Impexeco NV alla Novartis AG e, la seconda, la PI Pharma NV alla Novartis e alla Novartis Pharma NV, in merito alla commercializzazione, in Belgio, di medicinali generici importati parallelamente dai Paesi Bassi e riconfezionati in un nuovo imballaggio esterno sul quale il marchio del medicinale generico di cui la Novartis è titolare è stato sostituito dal marchio del medicinale di riferimento di cui quest’ultima è parimenti titolare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 207/2009

3 L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), intitolato «Diritti conferiti dal marchio UE», prevedeva quanto segue:

«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;

b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione [europea] e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.

3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:

a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

(...)».

4 L’articolo 13 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE», così dispone:

«1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo [(SEE)] con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

Direttiva 2008/95/CE

5 Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa»:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa.

(...)

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

(...)».

6 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», così disponeva:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

Direttiva 2001/83/CE

7 Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34):

«1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, lettera i), e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato a norma dell’articolo 6 per almeno otto anni in uno Stato membro o nella Comunità.

(...)

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) “medicinale di riferimento”: un medicinale autorizzato a norma dell’articolo 6, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8;

b) “medicinale generico”: un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano differenze significative delle proprietà relative alla sicurezza e/o efficacia. In tal caso il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari destinate a fornire la prova della sicurezza e/o efficacia dei vari sali, esteri o derivati di una sostanza attiva autorizzata. Le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. Non è necessario richiedere al richiedente studi di biodisponibilità se egli può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle appropriate linee direttrici dettagliate.

(...)».

Convenzione Benelux

8 L’articolo 2.20 della Convenzione Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), del 25 febbraio 2005, sottoscritta all’Aia dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, nella versione applicabile alle controversie oggetto dei procedimenti principali (in prosieguo: la «Convenzione Benelux»), intitolato «Ampiezza della protezione», prevedeva quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Fatta salva l’eventuale applicazione del regime giuridico ordinario in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo sul marchio di impresa consente al titolare di vietare a qualsiasi...